Положительная экспертиза товарного знака – слагаемое успеха вашего бизнеса

В конфликтных ситуациях по поводу авторских прав возникает потребность в экспертизе объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации – товарных знаков, торговых марок, фирменных наименований и т. п. Эта процедура заключается в исследовании товарных знаков или других объектов с целью выявить степень их схожести.

К интеллектуальной собственности, охраняемой законами об авторском праве, относятся не только музыкальные произведения, книги, картины и технические решения, но и объекты, которые используются только в предпринимательской деятельности: названия компаний, товаров и брендов, изображения и корпоративная символика, образцы продукции. Интеллектуальная собственность означает набор исключительных прав на результаты творческого и интеллектуального труда гражданина либо группы граждан, находящие полезное применение в различных отраслях экономики – в производстве, науке, искусстве и культуре.

Интеллектуальную собственность, как правило, делят на объекты авторского права и промышленную собственность. Ко второму типу относят виды объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых действуют нормы патентного права и которые являются плодами творчества человека в области науки и техники (важно понимать, что имущество компаний, как движимое, так и недвижимое, используемое в производственных процессах, не является промышленной собственностью, и употребление здесь данного термина некорректно).

Но кроме изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в эту категорию также входят объекты интеллектуальной собственности, относящиеся не к производству, а к коммерческой деятельности, а именно: торговая марка, товарный знак и знак обслуживания, фирменное наименование. Они нематериальны, являются собственностью какого-либо лица (юридического или ИП), их применение направлено на получение различных благ, как материальных, так и нематериальных. То есть одна из функций товарных знаков и других разновидностей промышленной собственности – помощь в получении прибыли. Они подлежат правой охране как часть нематериальных активов компании.

Товарные знаки существуют в различных формах: словесной, графической, трехмерной, смешанной (включающей в себя словесные и изобразительные компоненты).

Нормативно-правовой базой, регламентирующей проведение экспертизы товарных знаков, являются следующие документы:

1. Гражданский кодекс РФ в части 4 «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», а конкретно – ст. 1484 «Исключительное право на товарный знак».

Суть этой статьи – в том, что ни одно лицо не имеет права на использование обозначений, сходных с уже зарегистрированным товарным знаком, без позволения правообладателя (владеющего данным товарным знаком и применяющим его для индивидуализации своей продукции) в отношении такой же продукции или однородных товаров, если это чревато риском смешения товаров.

2. Приказ Роспатента №32 от 5.03.2003 г. «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», а именно п. 14 гл. 3 «Экспертиза заявленного обозначения».

В нем перечисляются действия, которые производятся в ходе экспертизы товарного знака или иного обозначения на наличие сходств или тождества:

• нахождение похожих или точно таких же обозначений;
• установление степени их сходства с анализируемым объектом (товарным знаком);
• определение того, однородны ли между собой товары, для которых применяется исследуемый товарный знак, и продукция с аналогичными обозначениями.

Обозначения считаются тождественными, если совпадают друг с другом во всех элементах.

Если товарный знак или другое коммерческое обозначение в целом ассоциативно похоже на исследуемый объект (даже если отдельные их части различаются), то экспертиза признает их сходными.

Вышеупомянутые «Правила составления…» содержат критерии, по которым в процессе экспертизы можно установить:

• звуковое сходство – по наличию одних и тех же или очень похожих звуков и их совокупностей, по структуре произведения, по количеству слогов, по ударениям, по характеру аналогичных фрагментов произведений, по вхождению одного обозначения целиком в состав другого;
• изобразительное сходство – по общему впечатлению от изображения, по композиции, по шрифтовой гарнитуре, по используемому алфавиту, по цветовому решению;
• смысловое сходство – по идейному и понятийному подобию содержания обозначений, по сходству отдельных фрагментов, являющихся логическими акцентами.

3. «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденные Роспатентом (приказ №39 от 23.03.2001 г.) и «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания» (приказ Роспатента от 27.03.1997 г.) тоже играют важную роль в проведении любой экспертизы товарных знаков.

Исключительное право на товарный знак

Для проведения экспертизы товарных знаков на определение сходства до степени смешения, существует две основных причины:

1. Регистрация товарного знака. После того как заявка подана, владелец товарного знака должен инициировать проведение его экспертизы, чтобы определить, правомерна ли регистрация такого объекта интеллектуальной собственности. Если в ходе экспертизы обнаружатся аналогичные или тождественные товарные знаки, такой товарный знак не будет зарегистрирован в ФИПС, так как не может выполнять свою главную функцию – отличать один товар от другого.

2. Судебное рассмотрение ситуаций, где имели место правонарушения, связанные с использованием зарегистрированного товарного знака без соответствующих разрешений на это.

Права на объекты интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, нарушаются потому, что это кому-то выгодно и позволяет получать прибыль. Это явление становится все более массовым и принимает все более изощренные формы. Например, эксплуатация в собственных корыстных целях знаменитых товарных знаков, брендов, слоганов, имитация чужих логотипов, создание похожей фирменной символики с целью ввести в заблуждение потребителя и вынудить приобрести поддельное изделие, выдав его за продукт популярной фирмы.

Если создана полная копия зарегистрированного товарного знака или иного средства индивидуализации целиком, то состав преступления налицо, и нарушителей легко привлечь к ответственности за такие действия. Но если подделка фирменной символики очень похожа на оригинал, но не идентична на 100 %, то доказывать факт правонарушения гораздо сложнее (и это возможно лишь в суде).

С каждым годом количество подобных дел растет, и значительную роль в таких судебных процессах играет экспертиза товарного знака, знака обслуживания и т. д. Заключение эксперта является основным аргументом в споре о том, были ли нарушены исключительные права на объект интеллектуальной собственности, и насколько один товарный знак сходен с другим. Экспертиза – надежный способ защиты прав на промышленную собственность и пресечения распространения подделок, которые покупатели принимают за продукцию известной фирмы и впоследствии разочаровываются, обнаружив, что их обманули и продали им некачественный товар.

Кроме спорных ситуаций вокруг уже зарегистрированных товарных знаков, экспертиза проводится также на стадии их регистрации. Инициаторами экспертизы в этом случае выступают частные или юридические лица, направляющие в государственный орган заявку на регистрацию. Экспертиза призвана выявить наличие уже зарегистрированных аналогов товарного знака, похожих на него до степени смешения, и исключить вероятность судебных разбирательств по поводу исключительных прав в дальнейшем (если окажется, что такие аналоги действительно существуют).

Помимо экспертизы на сходство товарных знаков, проверяется также соответствие регистрируемого фирменного обозначения нормам законов РФ: использование некоторых символов, терминов и наименований в товарных знаках запрещено или ограничено.

Основные задачи экспертизы товарных знаков, фирменных наименований и т. д. следующие:

• установить, насколько вероятно отнесение потребителем товаров, производимых разными компаниями, к продукции одного производителя (то есть путаницы между товарными знаками);
• проверить уникальность, новизну, креативную составляющую товарного знака, торговой марки и т. д.

Для проведения экспертизы по товарному знаку, фирменному наименованию или торговой марке необходимо обладать специальными знаниями и широким кругозором, поэтому обычно экспертизу осуществляет не один эксперт, а комиссия, в которую входят специалисты в области декоративного и изобразительного искусства, культурологии, лингвистики, психологии. Психологи определяют то, как рассматриваемый товарный знак воспринимается потребителем, ассоциируется ли он с производителем товаров. Все остальные эксперты ищут сходства и тождество (в визуальном, звуковом и смысловом плане) между исследуемым товарным знаком и обозначениями, уже зарегистрированными и используемыми.

Потребность в экспертизе товарных знаков возникает в следующих ситуациях:

• Судебные разбирательства, касающиеся нарушений авторских и других исключительных прав либо незаконной эксплуатации чужой коммерческой символики. Эксперт в данном случае решает вопрос о степени сходства обозначений и составляет отчет по установленному законом шаблону (причем за неудовлетворительное качество проведенной экспертизы товарного знака и ложные данные в отчете эксперту грозит уголовная ответственность).
• Досудебные урегулирования конфликтов, вызванных теми же причинами. Экспертиза необходима чаще всего для того, чтобы повлиять на недобросовестных конкурентов.
• Регистрация нового товарного знака. Осуществление экспертиз Роспатентом длится очень долго, поэтому удобнее и рациональнее обратиться к другим организациям. Существует немало компаний, оказывающих услуги по проведению экспертизы товарного знака и по разработке новых фирменных обозначений. Работа настоящих специалистов – залог того, что ваш товарный знак будет зарегистрирован.

Функции товарного знака

При экспертизе товарного знака, фирменного наименования специалисты должны дать ответы на такие вопросы, как:

1. Схож ли данный товарный знак с другим обозначением по свидетельству о регистрации №…?
2. Существует ли возможность смешения изучаемого товарного знака с обозначением, зарегистрированным свидетельством №…?
3. Однородны ли товары (услуги), обозначаемые исследуемым товарным знаком (знаком обслуживания), и тем, индивидуализация которого осуществляется другим товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным по свидетельству №…?
4. Сходны ли до степени смешения фирменные наименования Х и Y?
5. Аналогичной ли деятельностью занимаются обладатели исключительных прав на Х и на Y?
6. Сходны ли до степени смешения фирменное наименование Х с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №…?
7. Аналогична ли деятельность владельца прав на зарегистрированный товарный знак деятельности владельца исключительного права на фирменное наименование?

Формальная экспертиза – это первая стадия рассмотрения заявки на регистрацию товарных знаков в ФИПС. Эта процедура сводится к проверке того, насколько корректно заполнена заявка на регистрацию товарного знака, содержит ли прилагаемый к ней пакет документов все требуемые сведения и материалы.

Этот этап экспертизы начинается с момента приема заявки сотрудниками ФИПС и присвоения ей входящего номера в соответствующем журнале. Поступление заявки на регистрацию – основание для того, чтобы подвергнуть товарный знак тщательной экспертизе (в первую очередь, формальной). Формальная экспертиза в Роспатенте длится около месяца; если у заявителя затребовали дополнительные сведения, корректировку и т. д., этот срок увеличивается.

Срок формальной экспертизы товарного знака отсчитывается с момента, когда подразделение Роспатента получило оригинал заявки (а если она была вначале отправлена по факсу, то экспертиза начнется только после того, как заявитель предоставит весь пакет документов в бумажном виде).

Во время формальной экспертизы проверяется:

• наличие бумаг, необходимых для осуществления процедуры регистрации товарного знака;
• содержание в них необходимой информации в нужном объеме;
• надлежащее оформление и заполнение документов;
• грамотное составление доверенности (в случае, когда заявитель не лично подает заявку, а делегирует эту задачу уполномоченному лицу);
• следование регламентированной последовательности подачи заявки.

Итогом формальной экспертизы заявки на товарный знак является решение Роспатента о том, взять ли данную заявку на рассмотрение, отозвать ее или же отказать в ее регистрации. Об этом уведомляют заявителя.

В ходе формальной экспертизы товарного знака проверяется достоверность данных и документов, перечисленных в пункте 3 статьи 1492 ГК РФ. Кроме них, проверку проходят:

• копия первой заявки (если был запрошен конвенционный приоритет по ней);
• документ, подтверждающий право на затребование выставочного приоритета;
• квитанции об уплате госпошлин (за подачу заявки и за экспертизу по ней) в полном объеме;
• для коллективных товарных знаков – их устав;
• доверенность гражданина, действующего от лица заявителя, либо отметка в заявлении о том, что представителем компании в данной процедуре является патентный поверенный;
• переводы всех входящих в заявку материалов на иностранных языках (эти документы не считаются поступившими до того момента, пока в ФИПС не будет представлен их перевод на русский язык).

Если формальная экспертиза заявки на регистрацию товарного знака обнаружит, что какие-либо документы неправильно заполнены либо в них отсутствует часть необходимых сведений, об этом информируют заявителя, чтобы он мог исправить ошибки, дослать нужные материалы, уточнить непонятные моменты. Эти данные включаются в уведомление о том, что заявка взята на рассмотрение.

Если в пакете документов, составляющих заявку на регистрацию товарного знака, не хватает квитанции об уплате пошлины либо оплата была произведена в неверном объеме (не соответствует количеству классов Международной классификации товаров и услуг, по которым делался запрос на регистрацию), то заявителю официально сообщают о том, что в течение двух месяцев он может уплатить пошлину в надлежащем размере либо скорректировать число классов МКТУ. При игнорировании этого уведомления и отсутствии исправлений его заявка считается неподанной.

В случае обнаружения в ходе формальной экспертизы на регистрацию товарного знака нарушений требований к оформлению документов заявителю отправляют запрос, где перечислены проблемные места заявки, нуждающиеся в исправлениях и дополнениях. У него есть два месяца на то, чтобы внести правки. В аналогичном порядке рассматриваются и дополнительные документы, представленные подателем заявки по указанию сотрудников ФИПС или самостоятельно. Если заявитель дослал не все требуемые материалы, ему адресуют повторный запрос.

Если же автор заявки не дает никакого ответа на запросы экспертизы и до конца двухмесячного срока не ходатайствует об их продлении, то его заявку отзывают в соответствии с пунктом 4 статьи 1497 ГК РФ. Решение об этом заявитель получает спустя четыре месяца с момента подачи заявки (и, соответственно, начала формальной экспертизы). Аналогичный исход ожидает его, если в своем ответе он не представил информации и материалов, которые были у него запрошены сотрудниками государственного органа, проводившего формальную экспертизу товарного знака.

Типичные причины отказа в принятии заявки на рассмотрение:

• пакет документов не содержит заявления на регистрацию обозначения как товарного знака;
• не указан заявитель;
• информация о заявителе не соответствует установленным требованиям;
• нет обозначения, которое предназначено для регистрации на территории РФ в качестве товарного знака;
• не перечислены товары (услуги), которым будет соответствовать данный товарный знак (знак обслуживания).

Формальные нарушения в заявке ведут к отказу в приеме ее на рассмотрение. Каким бы ни был результат формальной экспертизы, Роспатент уведомляет о нем подателя заявки.

Только положительное решение, вынесенное при формальной экспертизе, является основанием для начала основной экспертизы товарного знака.

Зачем регистрировать товарный знак

Экспертиза товарного знака по существу – это главная и заключительная часть всей процедуры проверки обозначения. Эта экспертиза заключается в анализе заявленного товарного знака на уникальность, оригинальность и отсутствие близких аналогов. Так же, как и формальную экспертизу, экспертизу товарного знака по существу проводит ФИПС.

Целью данного этапа экспертизы является установление сходства товарного знака с другими, уже зарегистрированными либо также заявленными на регистрацию коммерческими обозначениями. Этот этап длится гораздо дольше первого, а именно: до 18 месяцев.

В процессе осуществления экспертизы товарного знака по существу Роспатентом автор заявки имеет право вносить дополнительные сведения, что-либо уточнять или корректировать. Но если эти корректировки носят глобальный характер, серьезны и меняют обозначение либо список товаров, привязанных к нему, это является основанием для подачи новой, отдельной заявки. Со своей стороны, ФИПС тоже может запросить недостающие материалы и сведения либо потребовать внесения исправлений.

Задачи основной экспертизы товарного знака включают в себя:

• проверку соответствия обозначения требованиям и нормам закона (отсутствие в нем запрещенных символов, знаков, призывов);
• выявление отсутствия знаков, схожих до степени смешения, среди уже официально зарегистрированных либо находящихся в процессе регистрации (рассматриваются только товарные знаки с более ранней, чем у исследуемого, датой заключения об итогах формальной экспертизы);
• определение приоритета товарного знака.

Итогом экспертизы товарного знака по существу является официальное письмо в адрес заявителя, где излагаются выводы, сделанные в ходе экспертизы, и решение относительно регистрации обозначения. Если оно положительное, то заявитель обязан уплатить пошлину – 12 000 рублей, необходимую для оформления Свидетельства о регистрации и внесения товарного знака в соответствующий государственный реестр.

Об отрицательном решении подателя заявки также уведомляют. Как правило, отказ в регистрации бывает по следующим причинам:

• обнаружение заявки на регистрацию очень похожего, до степени смешения, или полностью тождественного товарного знака, поступившую раньше, чем запрос от данного заявителя;
• наличие в реестре уже зарегистрированного обозначения, схожего или тождественного рассматриваемому.

Однако такие выводы экспертов еще не означают, что этот товарный знак зарегистрировать нельзя. Результаты экспертизы могут быть обжалованы в Палате по патентным спорам либо в ФИПС. Но это будет длительная и хлопотная процедура, поэтому желательно сразу обратиться к услугам квалифицированных специалистов в области патентного права, которые возьмут регистрацию вашего товарного знака на себя и позволят вам сэкономить средства, нервы и время.

Лингвистическая экспертиза товарных знаков необходима в тех же обстоятельствах, что и другие виды экспертиз, цель ее – выявление значительных, до степени смешения, сходств товарных знаков.

Сходство и несходство словесных обозначений существует на нескольких уровнях: звуковом (аудиальном, фонетическом), семантическом (смысловом), изобразительном (графическом), ассоциативном.

Признаки, характеризующие звуковое сходство:

• присутствие в сравниваемых объектах одинаковых и похожих звуков;
• общее сходство звуков, из которых состоят обозначения;
• одинаковая структура (схожие звуки расположены аналогичным образом);
• количество слогов;
• совпадающие слоги и их расположение;
• совпадающие звукосочетания в обоих обозначениях;
• сходство состава гласных звуков;
• сходство состава согласных звуков;
• характер совпадения отдельных частей;
• ударения;
• присутствие одного обозначения целиком в составе другого.

Визуальное сходство определяют по таким признакам, как:

• общее впечатление от изображения;
• шрифтовая гарнитура и начертание;
• сочетание букв (печатных и рукописных, строчных и прописных), образующее сходное написание;
• взаимное расположение букв;
• выбранный для написания алфавит;
• цветовое решение.

Сходство товарных знаков по смыслу экспертиза выявляет на основе:

• аналогичности идей, образов, понятий, одинакового значения слов (возможно, принадлежащих к разным языкам);
• понятийной и идейной противоположности;
• одинаковых элементов с логическим ударением и имеющих самостоятельное значение.

Ассоциативное сходство товарных знаков выявляется похожими ассоциациями, возникающими у потребителя, который видит обозначение. Однако, в соответствии с результатами многих исследований в области психолингвистики, схожие ассоциации у людей могут вызываться совершенно разными объектами – как по смыслу, так и по звуковому и визуальному воплощению.

Результатом анализа обозначений по всем вышеперечисленным критериям становится вывод о том, есть между ними схожесть до степени смешения или нет. Но объективизация окончательных результатов в экспертизах такого рода весьма затруднительна, поскольку детальное сравнение объектов и поиск сходств и различий – процесс во многом субъективный, и его итоги могут быть оспорены в дальнейшем.

Правовая охрана товарных знаков

Как правило, вся процедура регистрации товарного знака занимает от года до полутора лет. Разумеется, правообладатели интересуются возможностью ускорить этот процесс. Раньше это можно было сделать: необходимо было или направить заявку на международную регистрацию (перечислив в ней определенные государства Мадридской системы товарных знаков), или ходатайствовать в Роспатент об ускоренном осуществлении экспертизы (приведя веские причины сокращения сроков процедуры и дополнительно уплатив государственный тариф). Однако на данный момент таких вариантов нет, и как-либо ускорить экспертизу товарного знака невозможно.

Процесс регистрации товарного знака (после подачи в Роспатент заявки установленного образца) складывается из:

• Формальной экспертизы товарного знака. Она длится около месяца. Проверяется правильность оформления пакета документов, входящих в заявку, и факт уплаты госпошлины.
• Экспертизы товарного знака по существу. Сроки ее не определены.

При положительном решении по поводу регистрации товарного знака соответствующее Свидетельство, подтверждающее право на этот знак, заявитель получает спустя месяц после того, как уплатил соответствующую пошлину. Кроме выдачи Свидетельства, данные о товарном знаке вносятся в Государственный реестр товарных знаков РФ и обнародуются в очередном официальном бюллетене, содержащем вновь зарегистрированные на территории РФ товарные знаки.

Если в регистрации товарного знака было отказано, то заявителю в любом случае отправляют уведомление об итогах экспертизы. Это уведомление содержит в себе итоги проверки товарного знака на соответствие законодательным требованиям и причины отказа. У заявителя есть полгода для того, чтобы дать отреагировать на это уведомление. Если он не направил ответ в государственный орган за указанный промежуток времени, то ФИПС принимает решение об отказе в регистрации товарного знака.

Экспертиза товарного знака проводится уполномоченным органом. Но подготовка документации для такой экспертизы и правильный выбор товарного знака – длительный и трудоемкий процесс, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия».