Исключительное право на товарный знак как инструмент ведения бизнеса

В бизнесе товарные знаки исключительно важны. Рынок перенасыщен товарами, и всем им необходима индивидуализация, иначе потребители не смогут сориентироваться в необъятном море продукции. Важно иметь представление о том, как оформляется исключительное право на товарный знак и какие гарантии оно дает.

Обозначение, необходимое для индивидуализации (различения) товаров различных производителей, будь то предприятия или индивидуальные предприниматели называется товарным знаком. Каждый из нас, немного подумав, может привести примеры товарных знаков: Renault, BMW, Siemens, Nescafe…

Для различных услуг и работ существует свое средство индивидуализации – знак обслуживания. Например, «Мегафон» для услуг связи.

В юридическом контексте, применительно к исключительному праву, действуют только два этих термина – товарный знак и знак обслуживания. На практике же, как в обыденной речи, так и в бизнес-процессах, часто употребляются схожие термины: бренд, логотип, слоган, торговая марка и т. д.

Признаки товарного знака:

• Способность к различению. Роспатент не зарегистрирует в качестве товарного знака общеупотребительное слово или словосочетание, характеризующее товар (к примеру, «Вкусный хлеб»), поскольку никто не может обладать исключительным правом на такие слова и выражения.
• Новизна. Если товарный знак или знак обслуживания похож на уже существующее обозначение или целиком совпадает с ним, то исключительное право на такой знак оформить не удастся. Однако, если вы выпускаете товары совершенно иного типа и хотите использовать товарный знак, сходный с имеющимся (например, Puma – для любой продукции за исключением спортивной одежды и обуви), то это не запрещено законом.

Главное, чтобы товарный знак не создавал путаницы в голове у потребителя и не маскировался под известный аналог, исключительное право на который охраняется законом.

• Охрана со стороны государства. Защитой исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания в РФ занимается государственное патентное ведомство – Роспатент, а если конкретнее, то одно из его подразделений – Федеральный институт промышленной собственности.
• Наличие возможности распоряжаться. Исключительное право на товарный знак само по себе является объектом, которым владелец может распорядиться на свое усмотрение: продать, отдать и т. д.
• Ограниченный срок действия. Действие исключительного права на товарный знак (или знак обслуживания) начинается с момента его регистрации в государственном патентном ведомстве и ограничено десятью годами, по истечении которых это право можно неоднократно продлевать. Процедура продления облагается пошлинами, как и сама регистрация товарных знаков.

Товарных знаков, зарегистрированных в России и мире на сегодняшний момент, огромное количество, и они существуют в различных формах. Поэтому создание по-настоящему уникальной символики, названия и т. п. становится все более нетривиальной задачей.

Виды товарных знаков:

• Словесные. К словесным товарным знакам, на которые можно получить исключительное право, относятся отдельные слова или их сочетания, набранные фирменным шрифтом (например, Coca-Cola).
• Изобразительные. Это визуальные символы товара, нередко являющиеся их логотипами (укушенное яблоко на продуктах компании Apple, необычный персонаж – пингвин – для компании Linux).
• Смешанные. Такие товарные знаки могут содержать и слова, и визуальные элементы, обычно объединяемые в логотипе (звездочка и уникальное написание Mercedes-Benz, например).
• Звуковые. Некоторые товары индивидуализируются только комбинацией звуков (яркий пример – мелодия Intel).
• Иные. К ним относятся товарные знаки, не попадающие в остальные категории – голографические, обонятельные и т. д.

Владельцем исключительного права на товарный знак или знак обслуживания может быть ИП или любое юридическое лицо (для фирменных наименований собственниками могут быть только коммерческие фирмы).

Гражданский кодекс РФ в п. 1 ст. 1484 закрепляет за правообладателем (лицом, на имя которого этот знак зарегистрирован) исключительное право на использование товарного знака любыми не противоречащими закону способами. Владелец товарного знака распоряжается и самим знаком, и исключительным правом на него (см. ст. 1229 ГК РФ).

Основной способ использования исключительного права на товарный знак – это размещение обозначения на упаковках товара и в его визуальном оформлении, а также в рекламе всех типов, от вывесок до объявлений в Интернете. Целью этого является индивидуализация товара, выделение его из ряда однородной продукции, создание яркого впечатления о нем у потребителя и, тем самым, стимулирование сбыта.

Поскольку товарный знак является лицом товара, использование его без позволения правообладателя (равно как и создание аналогов, более или менее похожих на этот товарный знак и вводящих в заблуждение покупателя) наносит большой ущерб его бизнесу и запрещен законом. Защита исключительных прав на товарный знак предполагает запрет на регистрацию и использование обозначений, сходных с ним до степени смешения, что отражено в ст. 1484 ГК РФ.

Однако это еще не означает, что никто, кроме владельца исключительных прав на товарный знак, не может им пользоваться. Такую возможность дает заключение договора об отчуждении исключительного права на этот объект интеллектуальной собственности (ст. 1488 ГК РФ), лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ) или договора коммерческой концессии. Все операции, связанные с отчуждением или передачей исключительного права на товарный знак другим лицам или организациям, регистрируются в Роспатенте.

Исключительное право на товарный знак складывается из трех основных компонентов, каждый из которых будет рассмотрен далее:

1. Право на применение товарного знака любым не запрещенным законом способом.
2. Право на распоряжение исключительным правом на товарный знак.
3. Право выносить запрет на применение товарного знака третьими лицами.

Надо иметь в виду, что исключительное право на товарный знак распространяется только на категории товаров, которые названы в заявке на регистрацию. Эти категории из Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) выбираются заявителем. После регистрации похожее обозначение может быть использовано производителями других видов продукции, но не той же самой, что изготавливает или продает правообладатель.

Зарегистрированный товарный знак должен использоваться. Если он долгое время лежит мертвым грузом и не выполняет никаких полезных для бизнеса функций, то заинтересованное лицо сможет прекратить действие товарного знака, если он не использовался в течение 3 лет подряд. Рассмотрение подобных дел входит в компетенцию Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, и они являются наиболее частыми в его практике, поскольку некоторые хитрые бизнесмены стараются «захватить» побольше уникальных товарных знаков, чтобы потом торговать исключительными правами на них.

Зачем регистрировать товарный знак

При создании любой организации ей присваивают имя, или фирменное наименование. Если впоследствии возникает необходимость, придумывают также коммерческое обозначение, а для отдельных продуктов или линеек товаров создаются бренды, которые тоже могут быть зарегистрированы как товарные знаки (это обеспечит защиту исключительных прав на них).

Зарегистрировав свой товарный знак, владелец бизнеса обеспечивает ему законодательную охрану от недобросовестных конкурентов. Ст. 1484 Гражданского кодекса РФ предусматривает закрепление исключительного права на товарный знак за тем правообладателем, который подал заявку на регистрацию первым. После этого закон запрещает использование данного товарного знака в коммерческих целях другими юридическими и физическими лицами.

Регистрация товарного знака или знака обслуживания создает компании нематериальный актив, которым она может распоряжаться любыми способами, находящимися в рамках закона (ст. 1229 ГК РФ). Исключительное право на товарный знак можно продать, заключить на него лицензионный договор, использовать в качестве залога при получении займов, в том числе в российских отделениях зарубежных банков.

Как уже упоминалось выше, товарные знаки могут иметь как чисто словесную или визуальную форму, так и комбинированную (это отражено в ст. 1482 ГК РФ). Зарегистрировав исключительное право на сочетание графических элементов на каком-либо цветовом фоне, компания получает узнаваемую фирменную символику, готовую к применению в рекламе или на упаковках товаров.

Кстати, словами и графическими элементами не ограничивается диапазон товарных знаков, допускаемых к регистрации: в качестве такового может выступать фирменный цвет, как это сделали, например, компании МТС, Сбербанк и Vanish (товарные знаки №  10048, № 560598, № 556088).

На логотип, как результат творческой деятельности дизайнера, кроме исключительного права, распространяется также авторское право. С создателем логотипа должен быть заключен договор на формальную передачу прав на его использование, согласно ст. 1285 либо 1286 ГК РФ, чтобы впоследствии (особенно если бренд наберет большую популярность) у компании не возникло проблем из-за неправомерного использования логотипа.

Рассмотрим ситуацию из жизни: ваша фирма в течение нескольких лет торгует окнами под названием «Лучшие окна», активно совершенствуя качество самих окон и стиль обслуживания клиентов, вкладываясь в рекламу. Результатом становится высокая узнаваемость бренда. И если вы не начали процедуру регистрации исключительного права на свой товарный знак, то конкуренты подсуетятся и оформят его на себя (ст. 1484 ГК РФ). Закрепленное через Роспатент исключительное право даст им не только возможность продавать собственные окна под названием «Лучшие окна», но и запретить использование вашего товарного знака вашей же фирме. Все круто, но «лучшие окна» нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака..чем это отличается от случая про «вкусный хлеб» для хлеба?

Одна из главных проблем, мешающих регистрации исключительных прав на товарный знак в государственном ведомстве – малая различительная способность у обозначения. Так, у товарного знака «1С», впоследствии зарегистрированного под номером 340505, изначально была такая проблема. Она решилась посредством регистрации комбинированного товарного знака (№ 134503), после чего бренд завоевал большую известность среди потребителей, словесное наименование стало узнаваемым, и появилась возможность зарегистрировать и его тоже. С методами доказательства различительной способности товарного знака можно ознакомиться в п. 35 Правил по подаче и экспертизе товарных знаков и в п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ.

Еще один стандартный пример потери товарного знака – приход на российский рынок китайских фирм, которые не регистрируют исключительные права на свой бренд в РФ. Если этот бренд оказывается успешным, конкурирующие фирмы быстро оформляют соответствующий товарный знак на свое имя и вносят его в таможенный реестр, а оригинальный производитель лишается права на ввоз собственного товара в Россию.

В подобных ситуациях (довольно частых, кстати) производитель оказывается практически бессилен и имеет мало возможностей для защиты исключительных прав на свой товарный знак. Можно, например, оперативно подать жалобу в Палату по патентным спорам, а затем доказывать в судебном порядке право преждепользования и факт недобросовестной конкуренции, но эти меры влекут за собой большие расходы.

Поэтому самый надежный и разумный способ защитить свой бренд от нападок со стороны конкурентов – официально оформить исключительное право на товарный знак. Это также минимизирует вероятность посягательств на товарные знаки других предпринимателей и непреднамеренного нарушения их исключительных прав. Перед регистрацией всегда проводится скрупулезная экспертная проверка обозначения, и если товарный знак ее проходит, то можно не волноваться о том, что он случайным образом окажется похож на чей-то чужой. Когда свидетельство о регистрации товарного знака получено, можно переходить к раскрутке бренда.

Названия фирм нередко становятся частью товарных знаков, поэтому еще до регистрации предприятия в налоговой службе желательно проверить выбранное название на уникальность и позаботиться о том, чтобы оно соответствовало требованиям к товарным знакам.

Как обойти препятствия и получить исключительное право на товарный знак

На первый взгляд все кажется осень простым: достаточно подобрать необычное и креативное название, разработать логотип, проверить его по базе зарегистрированных товарных знаков – и можно отправлять заявку в Роспатент на регистрацию своего исключительного права на товарный знак. Но нужно быть готовыми к отказу на основаниях, описанных в ст. 1483 ГК РФ.

В процессе экспертизы товарного знака, заявленного на регистрацию, сотрудники ФИПС сравнивают его с уже имеющимися обозначениями и проверяют по трем основным критериям: сходству до степени смешения, возможности запутать потребителя и нехватке различительной способности. Бизнесмены, как правило, не вникают в нюансы этих формулировок и понимают их слишком узко, недооценивая риск отказа по этим причинам.

Правила, утвержденные приказом № 482 Минэкономразвития РФ, в п. 41 определяют тождество товарных знаков как идентичность всех частей двух обозначений, полное копирование. Сходством до степени смешения называется ассоциативное сходство средств индивидуализации даже при наличии несовпадающих элементов, согласно пп. 42–44 Правил. В случае, когда такие сходные товарные знаки используются для маркирования однородных товаров, возникает опасность, что покупатель отнесет их к одному производителю (п. 45 Правил).

Введение потребителя в заблуждение – такое свойство товарного знака, которое убеждает конечного пользователя товара в наличии у данного изделия или продукта неких качеств, которыми оно не обладает на самом деле, или сообщает ложную информацию о месте, времени или изготовителе товара.

При этом схожесть между товарными знаками не измеряется количественно, и это может сыграть на руку конкурентам, желающим заполучить исключительное право на тот или иной товарный знак. Это произошло с некоторыми товарными знаками, успешно прошедшими регистрацию, но затем оспоренными в Палате по патентным спорам владельцами похожих обозначений:

• Duravit (№ 612591 по международной регистрации) и Derevit (№ 559471).
• Range (№ 558873) и Ranger (№ 577286).
• Probi (№ 1085907 по международной регистрации) и Probimax (№ 558785).

Однако во многих ситуациях отказы Роспатента в регистрации исключительного права на товарный знак были вполне успешно оспорены через Палату по патентным спорам, и обозначения были все-таки зарегистрированы. Это, в частности, товарные знаки «Авто-японец», «Кулибин» и Philosophy.

Чем лучше заявитель знаком с практикой правоприменения в России, тем больше у него вероятности обойти «белые пятна» – области, которые закон не описывает ясно, оставляя простор для трактовок юристов. К таким не до конца регламентированным аспектам использования товарных знаков относится, например, присутствие товарных знаков, зарегистрированных на других владельцев, в доменных именах сайтов компании и в объявлениях контекстной рекламы. Как правило, суды не расценивают это как введение в заблуждение пользователя и нарушение исключительного права.

Пример из жизни: требование ООО «Бызово.ру» к ИП Николаев Е. А. и ООО «Амаяма Авто» перестать использовать в интернет-рекламе и доменных именах слова «bizovo» (которое зарегистрировано как товарный знак) и его аналогов – «bizovа», «bizov», «бизово», «бызова». Истец оказался крайне недоволен решением суда о том, что ключевые слова, по которым осуществляется поиск в Интернете, не имеют индивидуализирующей способности, поскольку используются в технических целях и никоим образом не приводят к смешению однородных товаров, так же как и не являются применением товарного знака в том смысле, который записан в ст. 1484 ГК РФ. Юристы компании «Бызово.ру» настаивают, что индивидуализация веб-сайтов осуществляется, в первую очередь, по ключевым словам, взятым для кампаний контекстной рекламы, и ООО «Амаяма Авто» получило приток посетителей на свой сайт именно благодаря употреблению товарного знака «bizovo».

Третья сторона конфликта, поисковая сеть «Яндекс», в целом разделяет точку зрения суда и поясняет, что ключевые слова не могут быть средствами индивидуализации даже для отдельного рекламного объявления, поскольку эти слова могут использоваться для показа любого количества других объявлений (каких угодно рекламодателей) и не привязаны строго к какой-либо фирме или продукту. Более того, ключевые слова вообще нигде не показываются пользователю, поскольку их функция – сугубо техническая (таргетирование), а не рекламная. Поэтому на использование ключевых слов, совпадающих со словесными товарными знаками, не распространяется статья о нарушении исключительного права на эти обозначения (ст. 1484 ГК РФ).

Из этого можно сделать вывод, что подобные иски, обычно отклоняемые судами, довольно нередки, поскольку в российском бизнесе пока не устоялось четкое представление о том, где находятся рамки применимости товарного знака и в чем заключается исключительное право на него.

В отличие от ключевых слов, включение чужого товарного знака в свое доменное имя считается правонарушением. Подобные дела обычно сводятся к п. 2.5 ст. 1484 ГК РФ. Один из примеров – дело № А40−179 336/2016. Фирма ZF Friedrichshafen подала претензию на доменное имя sachs.ru, которое содержало зарегистрированный за № 791003 товарный знак «Sachs». По этому иску суд вынес решение в пользу истца, так как ответчик не обладал исключительным правом на данный товарный знак, и при этом домен не содержал названия или коммерческого обозначения компании-ответчика.

Чтобы избежать подобных проблем, перед подачей заявки на регистрацию исключительного права следует проверять свой товарный знак по всем пунктам оснований для отказа, а также на то, соответствует ли ваш товарный знак требованиям законодательства. Однако если заявка уже была отправлена, а потом вы вдруг обнаружили объект правовой охраны, сходный с вашим, есть альтернативный вариант действий: попросить разрешение на регистрацию у законного обладателя. Но регистрации товарного знака могут воспрепятствовать эксперты ФИПС, если посчитают сходство между товарными знаками критичным. В этом случае вашу заявку отклонят даже при наличии разрешения от владельца похожего товарного знака, а государственная пошлина не будет вам возвращена.

Повторимся, чтобы исключить опасность отказов в регистрации исключительных прав на свой товарный знак по тем или иным причинам, проверку по базам зарегистрированных обозначений и другим открытым источникам необходимо проделывать еще на стадии разработки и выбора конкретного варианта товарного знака (до составления заявки). Процедура регистрации исключительных прав на товарный знак регламентируется специальными правилами и статьями 1492–1507 ГК РФ.

Как передать исключительное право на товарный знак

Перед тем как рассматривать особенности всех способов передачи права на товарный знак, необходимо сказать, что исключительное право является единственным передаваемым правом из всех типов прав на интеллектуальную собственность. Все прочие права неотчуждаемы и не поддаются полной передаче другому лицу. Так, к примеру, автор изобретения телефона – А. Белл – не теряет своего авторского права ни при каких обстоятельствах, оно принадлежит ему до конца жизни, а его наследники, равно как и все остальные граждане, никогда не будут считаться изобретателями телефона.

Срок действия исключительного права, как уже известно, ограничен строго определенным промежутком времени, поэтому и все операции с этим правом возможны только в течение данного периода. В частности, литературное произведение защищено исключительным правом как при жизни автора, так и в течение 70 лет с момента его смерти, но после этого становится народным достоянием.

Возможностей перехода к другому лицу исключительного права на интеллектуальную собственность, в том числе на товарные знаки, в российском законодательстве существует две, а именно:

1. Бездоговорный способ.

Исключительное право на товарные знаки и знаки обслуживания, согласно статье 128 Гражданского кодекса РФ, относится к объектам гражданских прав, поэтому к нему могут быть применены институт наследования и реорганизации юридического лица.

Наследованием называется правоотношение, появляющееся вследствие смерти правообладателя в момент этой смерти и означающее переход всех имущественных прав умершего к наследникам. Статья 128 ГК РФ относит к наследуемым правам также и исключительное право. Так что смерть автора объекта интеллектуальной собственности означает, что исключительное право на его произведение перейдет к его наследникам, которые получат возможность пользоваться данным интеллектуальным продуктом на протяжении 70 лет.

При реорганизации юридического лица создается новое юридическое лицо (посредством разделения, слияния, преобразования и других способов), которое наделяется всеми исключительными правами, закрепленными за старым субъектом права. В частности, слияние двух акционерных обществ означает, что новая организация становится законным обладателем исключительных прав на коммерческое обозначение, товарный знак и другие средства индивидуализации, которыми владела старая фирма.

2. Договорный способ.

Основанием для передачи исключительного права на товарный знак здесь является договор, закрепляющий право интеллектуальной собственности. Одна из сторон сделки наделяет вторую исключительным правом на объект в обмен на вознаграждение.

В российской правовой системе известны два типа соглашений, связанных с передачей другому лицу исключительного права на товарный знак: лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав на интеллектуальную собственность. И между ними существуют различия.

Лицензионный договор

Трудно найти человека, который бы ни разу в жизни не сталкивался с этим договором и не подписывал его. Принятие лицензионного соглашения – необходимый этап установки любой компьютерной программы или игры. Обычно мы ставим эти галочки не глядя.

Лицензионные договоры фиксируют рамки, в которых допускается использование объекта интеллектуальной собственности. Обычно это только возможность пользования (программой, игрой и т. п.) в личных некоммерческих целях и запрет на любое копирование и распространение продукта интеллектуального труда.

В качестве сторон лицензионного договора выступают правообладатель, или лицензиар, и получатель прав на объект, или лицензиат.

Требования к оформлению таких договоров перечисляются в ст. 1235 ГК РФ. Основными из них являются следующие:

• обязательная письменная форма;
• необходимость регистрации договора на те виды прав, для которых регистрация обязательна всегда (к примеру, исключительное право на товарный знак);
• срок лицензионного договора не может быть больше срока действия исключительного права на данный объект (в том числе, например, и на товарные знаки);
• с прекращением действия исключительного права кончается и действие лицензионного договора;
• лицензиат обязуется к уплате вознаграждения правообладателю (безвозмездное соглашение тоже допускается);
• к обязательным условиям, которые должны быть прописаны в лицензионном соглашении, относятся предмет договора (в частности, исключительное право, приобретаемое лицензиатом) и методы использования интеллектуальной собственности (например, товарного знака);
• исключительное право на объект интеллектуальной собственности, в том числе товарный знак, остается у правообладателя (лицензиара).

В последнее время все большее распространение получают договоры коммерческой концессии (в бизнес-практике известные под названием «франшизы»). При этом способе распоряжения исключительным правом на товарный знак данное право получает – при уплате соответствующего вознаграждения – приобретатель франшизы, иногда вместе с сопутствующими объектами – например, документацией по ведению бизнеса.

Договор отчуждения

Этот вид договоров регламентируется ст. 1234 ГК РФ. Условия, по большей части, аналогичны условиям лицензионного договора, однако договор отчуждения означает полную утрату исключительного права на товарный знак правообладателем и передачу этого права новому владельцу. И хотя лицензионные договоры могут включать в себя понятие исключительной лицензии, означающее передачу всего объема прав (ст. 1236 ГК РФ), в них отсутствует признак полной отчуждаемости.

То есть лицензионный договор оставляет за лицензиаром его права (к примеру, автор изобретения может распоряжаться им самостоятельно, но и те, кто заключил с ним лицензионный договор, могут делать то же самое). А договор отчуждения – это полный и необратимый переход прав от одного субъекта к другому, без сохранения их у первого субъекта.

При распоряжении товарными знаками и знаками обслуживания нередко используются именно договоры об отчуждении исключительного права. В любом случае, какой бы тип договора ни заключили стороны – об отчуждении, лицензионный, какой-либо иной – эти соглашения должны быть в письменном виде, иначе они не будут иметь никакой юридической силы.

Кроме того, операции вроде оформления залога или отчуждения исключительного права на товарный знак, разрешения на его использование третьими лицами, передачи исключительного права на товарный знак без подписания договора и т. д., должны быть зарегистрированы в государственных органах (ст. 1232 ГК РФ).

Оформить исключительное право на товарный знак не так просто. Это длительный и трудоемкий процесс, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия».