Международная регистрация товарного знака: как она осуществляется и какие преимущества дает компании

Если вы планируете вести бизнес не только в России, но и за рубежом, то одним из первых шагов на пути к этому должна стать международная регистрация товарных знаков. Особенно эффективен и удобен в этом плане Мадридский протокол о международной регистрации товарных знаков, дающий необходимые гарантии защиты прав сразу в нескольких государствах. Ниже представлена краткая информация о том, как проходит процедура такой регистрации и каковы особенности подготовки пакета документов для нее.

Получение свидетельства на фирменное название, логотип, торговую марку и т. п. через Роспатент обеспечит вашему наименованию правовую защиту, но лишь в границах России. Если ваша предпринимательская деятельность будет охватывать и другие страны, придется заранее озаботиться прохождением международной регистрации товарного знака или же зарегистрировать свой товарный знак отдельно в каждом государстве или регионе, представляющем для вас интерес.

Преимущества международной регистрации:

• на территории стран, где вы зарегистрировали свой товарный знак, он уже не может быть запрещен к использованию;
• вы получите возможность извлекать дополнительную прибыль из продажи прав на использование товарного знака (в рамках франшизы или лицензионного договора);
• в случае незаконной эксплуатации вашего товарного знака вы сможете защитить свои права через суд и потребовать возмещения ущерба.

В области регистрации товарных знаков на данный момент сложилось несколько региональных систем соглашений и международных договоров. Российские предприниматели чаще всего выбирают один из двух вариантов: сделать регистрацию своего товарного знака отдельно в каждом государстве, где будет вестись бизнес, либо воспользоваться международной регистрацией товарного знака в рамках Мадридского соглашения.

Мадридская система международной регистрации товарных знаков дает правообладателям возможность получить международную правовую охрану для своих коммерческих обозначений, действующую в целом ряде стран. Рассылать заявку по нескольким ведомствам, находящимся в разных точках земного шара, не придется – достаточно направить одну в Федеральный институт промышленной собственности РФ. Ее рассмотрение займет до полутора лет.

Плюсы международной регистрации товарного знака по Мадридской системе:

• Нет нужды составлять разные заявки на регистрацию товарного знака, направлять их в инстанции каждой страны и потом следить за ходом всех регистрационных процедур. Вместо этого готовится одна заявка, соответствующая требованиям международной регистрации, и подается в ФИПС, а все дальнейшее взаимодействие ведется с ним же.
• Пошлина за обработку такой заявки уплачивается однократно.
• Если возникла необходимость продлить международную регистрацию своего товарного знака, достаточно будет подать одно заявление (равно как и для расширения списка стран, на территории которых должны охраняться права на данный товарный знак).

Минусы международной регистрации товарного знака по Мадридской системе:

• Международная регистрация товарного знака возможна лишь после регистрации этого обозначения в стране правообладателя, в нашем случае это Россия. Как минимум, должна быть подана соответствующая заявка в Роспатент.
• Международная регистрация товарного знака – еще не значит «глобальная» или «общемировая».

Международная регистрация товарного знака по Мадридской системе обеспечивает ему защиту на 10 лет. Однако сама по себе охрана прав на знак не ограничена во времени, и правообладатель может продлить действие соответствующего сертификата еще на десятилетие, уплатив за эту услугу пошлину, установленную законом.

Регистрация товарного знака в РФ – необходимое условие для начала международной регистрации по Мадридскому протоколу. Но оно не всегда выполнимо, а в ряде случаев не входит в задачи бизнеса (например, если товары, маркированные торговым знаком, предназначаются только на экспорт, а их сбыт в России не планируется). В подобных случаях оптимальным решением станет несколько национальных процедур по регистрации товарного знака на территориях отдельных государств. В патентные ведомства каждой из этих стран нужно будет подавать собственную заявку со всем пакетом необходимых документов, касающихся товарного знака.

Плюсы международной регистрации товарного знака по национальной процедуре:

• Закрепить свои права на товарный знак на международном уровне можно без его регистрации на территории России.
• Можно не ограничиваться странами, поддерживающими Мадридскую систему.

Минусы международной регистрации товарного знака по национальной процедуре:

• Возрастает объем расходов, ведь услуги по международной регистрации каждой заявки облагаются собственными пошлинами.
• Языковой барьер. Национальная процедура регистрации товарного знака предполагает перевод всей документации по заявке на основной язык (или языки) той страны, где она осуществляется.
• Для ведения процедур международной регистрации придется обращаться к местным патентным поверенным, услуги которых недешевы. Кроме того, наличие еще одного посредника в цепочке взаимодействия с государственными органами других стран замедляет процесс регистрации.

Завоевание своего места на мировом рынке – актуальный и животрепещущий вопрос для большинства стран бывшего СССР, начавших интегрироваться в глобальные экономические процессы относительно недавно. Национальные производства растут, страны нуждаются в новых возможностях для сбыта своей продукции, равно как и в импорте тех или иных категорий товаров на свою территорию. Задача на ближайшие десятилетия для них – наработать прочные деловые связи с зарубежными предприятиями, каналы сбыта и поставок. Поэтому все более востребованной становится правовая охрана товарных знаков не только на национальном, но и на международном уровне.

Эта задача решается посредством подачи заявки на международную регистрацию товарного знака по Мадридской системе.

Алгоритм оформления официального свидетельства на товарный знак и предоставления ему правовой охраны примерно одинаков в разных странах. Требования к материалам заявки, процедурные моменты и сроки рассмотрения тоже не слишком отличаются, хотя местная специфика, конечно, присутствует. В любом случае, в какой бы стране вы ни планировали оформлять права на свой товарный знак, вначале вам необходимо будет подать базовую, национальную заявку, и только после этого можно начинать международную регистрацию товарного знака (по Мадридской системе или же в каждом государстве индивидуально).

Национальная регистрация товарного знака создает ему правовую защиту только на территории государства и на ограниченный срок. Любое расширение географии бизнеса (а именно, использование товарного знака или знака обслуживания) неизбежно повлечет за собой международную регистрацию торговой марки.

И вот тут все уже зависит от планов и потребностей предпринимателя: если регистрация товарного знака нужна всего в двух-трех странах, можно провести ее отдельно в каждом из государств, подготовив и направив заявки в зарубежные ведомства, занимающиеся охраной интеллектуальной собственности. В первую очередь необходимо будет нанять патентных поверенных в каждой стране и сделать перевод всего пакета документов на национальные языки, а после того как заявка принята, набраться терпения и ждать – сроки регистрации могут оказаться гораздо дольше российских (например, в Китае товарные знаки регистрируются в течение 22 месяцев, а в Германии и того дольше – до трех лет).

Но если защита прав на товарный знак необходима в большем количестве стран, целесообразнее и проще будет прибегнуть к международной процедуре регистрации. Например, по Мадридской системе.

В 1891 году было заключено Мадридское соглашение, а в 1989 году – подписан Мадридский протокол. В июне 2017 года число государств, которые его поддерживают, составило 114.

Направить заявку на международную регистрацию товарного знака могут предприятия или физические лица, зарегистрированные, проживающие или являющиеся гражданами любого из государств Мадридского союза.

Имейте в виду, что Мадридский протокол и Мадридское соглашение – не синонимы, и перечни стран, поддерживающих одно и второе, отличаются (Мадридский протокол объединяет гораздо большее количество государств-участников). Пошлина за международную регистрацию товарного знака одинакова в обоих случаях, но отличаются некоторые процедурные моменты:

• Сроки. Тем, кто испрашивает правовую охрану торгового знака по Мадридскому соглашению, придется ждать 12 месяцев, а рассмотрение по Мадридскому протоколу продлится несколько дольше – до полутора лет.
• Основанием для подачи заявки на регистрацию в странах, участвующих в Мадридском протоколе, является поданная заявка или базовая национальная регистрация товарного знака. Для государств-участников Мадридского соглашения – обязательна базовая регистрация, одной заявки недостаточно.

Мадридская система международной регистрации товарных знаков позволяет получить правовую охрану для товарного знака сразу в большом количестве стран, подав всего одну заявку в ВОИС (WIPO) на одном из трех популярных языков – испанском, английском либо французском. Объем прав, обеспечиваемый сертификатом о регистрации, будет таким же, как и при регистрации товарного знака в каждом конкретном государстве отдельно.

Дополнительный плюс международной регистрации товарных знаков в рамках Мадридской системы заключается в том, что результат, полученный в одном государстве, никак не повлияет на решения во всех остальных местах (а, например, при регистрации через OHIM – Ведомство по гармонизации и развитию внутреннего рынка в Евросоюзе – ситуация обстоит несколько иначе).

Еще одно преимущество этого варианта международной регистрации товарного знака – исчисление всех пошлин и сборов в единой валюте (швейцарских франках). Если через какое-то время у правообладателя возникнет потребность расширить географию охраны своего товарного знака, он может доплатить специальный международный сбор, и его обозначение будет зарегистрировано еще в нескольких странах.

Однако у Мадридской системы международной регистрации товарных знаков есть и свои негативные стороны. Одно из главных ее неудобств – привязка к базовой регистрации товарного знака (в стране его происхождения). Мадридское соглашение предусматривает в качестве обязательного условия для рассмотрения международной заявки, предварительную подачу заявки или прохождение всей процедуры регистрации товарного знака на территории своей страны.

Первые пять лет с момента международной регистрации нужно следить за тем, чтобы не потеряла юридическую силу национальная регистрация (это чревато прекращением всякой охраны товарного знака в странах-участницах Мадридского соглашения – свидетельство о регистрации сразу аннулируется).

Для фирм и физических лиц, которые утратили регистрацию своего товарного знака в РФ, остается только один вариант действий, позволяющий сохранить международную защиту своего обозначения: в трехмесячный срок с момента прекращения ее действия в РФ самостоятельно разослать заявки напрямую в территориальные ведомства всех интересующих стран. Тогда в качестве даты подачи заявок в эти ведомства будет учитываться дата международной регистрации.

Цена услуг на международную регистрацию товарного знака в рамках Мадридской системы определяется числом классов МКТУ, на которые претендует заявитель, особенностями самого знака (цветностью и т. п.) и размером государственных пошлин и сборов в каждой стране, указанной в заявке. Для быстрого и удобного расчета итоговой суммы пошлин на сайте ВОИС по адресу www.wipo.int имеется онлайн-калькулятор.

Сертификат о международной регистрации товарного знака выдается сроком на 10 лет. Его можно впоследствии продлевать еще на десятилетие сколько угодно раз подряд, уплатив пошлину, которая обычно не превышает половины стоимости первичной регистрации. Возможности продлевать срок регистрации лишаются только юридические лица, официально ликвидированные к моменту окончания очередного десятилетнего периода, в течение которого знак обладал международной защитой.

Неправильное заполнение заявления, несоблюдение формальных требований к оформлению пакета документов, нехватка каких-либо материалов могут привести к тому, что заявка на международную регистрацию будет рассматриваться дольше, а может быть и вовсе отклонена (в этом случае она возвращается в местное патентное ведомство страны происхождения). Чтобы избежать таких проблем, следует доверить ведение процедуры международной регистрации своего товарного знака профессионалам.

Исключительное право на товарный знак

Если вы выбрали международную регистрацию своего товарного знака в рамках Мадридской системы, что соответствует форме ММ-2, то вам предстоит отправить заявку в офис органа, занимающегося вопросами охраны интеллектуальной собственности (обычно это национальное ведомство, иногда – региональное).

Бланк заявления на регистрацию содержит следующие поля:

• название государства происхождения товарного знака (если оно является участником Мадридского протокола о Международной регистрации товарных знаков);
• сведения о заявителе или лице, представляющем его интересы, включая контактную информацию;
• распечатка логотипа, символизирующего торговую марку (ТМ), используемая в нем цветовая комбинация, транслитерация всех текстов в логотипе на международные языки – испанский, французский, английский;
• подробное описание регистрируемого товарного знака;
• список классов МКТУ для продукции, которая будет маркироваться этим товарным знаком;
• перечень тех государств, где требуется регистрация товарного знака;
• подпись заявителя (если вместо него заявку подает доверенное лицо, то и его подпись тоже).

Выбор языка, на котором предоставляются все материалы и заполняется заявление на международную регистрацию, тоже регламентирован. Заполнение заявки по Мадридскому соглашению допускается только на французском языке, а для заявки в рамках протокола допускаются также английский и испанский языки (один язык на выбор).

Документы, подтверждающие правомерность использования тех или иных элементов товарного знака, не нуждаются в дополнительном засвидетельствовании в ведомствах стран Мадридского протокола (кроме подтверждения происхождения).

В течение года с момента приема заявки на рассмотрение в ВОИС страны-участницы Мадридской системы, в которые поступил запрос на регистрацию товарного знака, могут отказать заявителю, если обозначение каким-либо образом нарушает местные законодательные нормы. Если подобных возражений нет, то торговый знак получает статус международного, и права на него охраняются во всех странах, перечисленных в заявке.

Что касается продления и возобновления международной регистрации, то оно возможно при условии прохождения соответствующей процедуры и уплаты пошлин. ВОИС предупреждает правообладателей о том, что срок их международной регистрации подходит к концу, за полгода в письменной форме.

В первые пять лет после регистрации в стране происхождения от нее сильно зависит международная регистрация, однако затем эта зависимость прекращается, как только правообладатель получает свидетельство о международной регистрации в других странах. Это означает, что он уже не обязан уплачивать пошлину за очередную перерегистрацию прав на товарный знак в местном патентном ведомстве. Кроме того, он получает право на исключительное владение своей торговой маркой.

Соглашение 1957 года, подписанное в Ницце, классифицировало все существующие товары на рынке и услуги, объединив их в 45 классов (из которых основная часть – 34 класса – предназначается только для товаров, а остальная – для услуг). Такая система заметно упростила эксплуатацию товарных знаков и других подобных обозначений, а также осуществление экспертиз по заявкам. Без указания категорий МКТУ, к которым относится продукция и услуги, маркируемые товарным знаком или знаком обслуживания, международная регистрация невозможна. От количества этих классов, равно как и от числа стран, указываемых в заявке, зависит итоговая сумма пошлины.

Фактически заявитель платит не единую пошлину, а несколько разных пошлин:

• базовую – за услуги национальных патентных ведомств;
• дополнительную – при выборе более трех классов МКТУ для товарного знака, регистрируемого на международном уровне;
• добавочную, определяемую числом стран, в которых испрашивается правовая охрана.

Как уже говорилось выше, в Мадридском соглашении насчитывается меньше участников, чем в протоколе. Этот протокол внес ряд новшеств в процедуру регистрации:

1. Теперь заявка на международную регистрацию опирается не только на свершившийся факт регистрации товарного знака в стране его происхождения, но и на базовую заявку в национальное патентное ведомство.
2. Составлять заявку теперь позволяется не только на французском языке, как это было ранее, но также на английском или испанском.
3. Несколько удлинился срок рассмотрения заявки – с одного года до полутора лет.
4. У правообладателей появилась возможность не потерять права на свой товарный знак, если патентный орган страны, где обозначение было впервые использовано, вдруг аннулировало его регистрацию. Если на этот момент торговая марка уже пять лет была зарегистрирована за рубежом, то можно переделать свой сертификат в заявку на регистрацию в соответствующих странах.

Международная регистрация товарного знака по Мадридской процедуре состоит из следующих этапов:

1. Правообладатель готовит заявку на регистрацию своей торговой марки в ряде интересующих его стран (их следует перечислить в заявлении) и направляет ее в местный патентный орган (россияне – в Роспатент).

Заявление для ВОИС может быть оформлено на бланке трех различных типов:

• ММ-1 – для перечня стран, входящих в Мадридское соглашение;
• ММ-2 – аналогично для Мадридского протокола (факт участия какой-либо из этих стран также и в Мадридском соглашении не имеет значения);
• ММ-3 – для списка государств, хотя бы одно из которых поддерживает либо только Соглашение, либо только Протокол.

Помимо заявления, в пакет документов на международную регистрацию товарного знака входят:

• анкета заявителя либо патентного поверенного, выступающего от его имени, содержащая просьбу в адрес МБ ВОИС о предоставлении регистрации;
• копии и скан-копии квитанций об оплате пошлин, заверенные правообладателем или поверенным.

2. Затем следует проверка заявки экспертами национального патентного ведомства.

3. Если не было обнаружено каких-либо нарушений, ее пересылают в женевский офис МБ ВОИС, где за экспертизу заявки и всех материалов в ней берутся уже европейские эксперты.

4. Если решение ВОИС оказывается положительным, то информация о заявке попадает в официальный бюллетень и международный реестр товарных знаков, а заявитель получает долгожданный сертификат о международной регистрации прав на товарный знак. Этот документ также пересылают в патентные ведомства всех государств, в которых испрашивалась правовая охрана торговой марки.

5. Патентные организации этих государств проводят собственную экспертизу товарного знака с целью установить объем правовой охраны, которую они могут ему обеспечить. В принципе, для них неважно, была ли заявка подана владельцем товарного знака напрямую или через ВОИС – он будет проверяться одинаково тщательно. Эксперты устанавливают соответствие следующих сведений в базовой заявке и заявке на международную регистрацию: о самом товарном знаке, о заявителе (является ли он тем же лицом, которое подавало базовую заявку), а также проверяется список всех товаров и услуг (которых, кстати, в международной заявке может быть перечислено меньше).

6. В случае отказа в одной из стран бюро ВОИС получает соответствующее уведомление, сведения о котором публикуются в международном реестре. Патентные ведомства разных стран принимают решения о регистрации товарных знаков независимо друг от друга, и отказ в одном месте вовсе не означает отказа во всех остальных.

Наиболее типичная причина отказа в регистрации товарного знака на территории той или иной страны – несоответствие его критериям охраноспособности, принятым в этом государстве. Проблема обычно заключается в том, что обозначение неуникально, у него нашлись какие-либо зарегистрированные аналоги. В этом смысле зарубежная практика мало чем отличается от российской.

Реестр Роспатента является крупнейшей в РФ открытой информационной базой, где собраны все товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства индивидуализации, имеющие регистрацию по национальной процедуре. В нем содержится свыше 600 тысяч товарных знаков. Ежегодно подается более 45 тысяч заявок на регистрацию новых товарных знаков различных типов, так что база растет довольно быстрыми темпами.

В этом реестре можно уточнить сведения о товарном знаке, узнать его статус (обозначения, находящиеся в процессе регистрации, там тоже присутствуют). Однако базы Роспатента не содержат заявок и выданных свидетельств на товарные знаки, зарегистрированные на международном уровне. Эти обозначения можно найти на сайте WIPO.

Однако человеческая фантазия тоже имеет свои пределы, и чем больше товарных знаков – графических, словесных и других – было официально зарегистрировано, тем труднее находить новые, доселе никем не использованные варианты. Поэтому и начинать регистрацию товарного знака – как узконациональную, так и международную – целесообразно как можно раньше, пока кому-нибудь другому не пришла в голову идея использовать похожий символ, словесную комбинацию и т. п.

Однако излишне спешить и пренебрегать собственным поиском перед подачей заявки тоже не следует. Отказ в регистрации прав на товарный знак по причине того, что где-то обнаружилось похожее обозначение, к сожалению, нередкая ситуация. Предприниматели очень огорчаются, узнав, что регистрация их товарного знака, которую они ждали полтора года, не может быть осуществлена, ведь уже было потрачено много времени и денег на уплату пошлин, услуги поверенных, разработку и продвижение бренда. Причиной отказа в регистрации может стать даже частичное совпадение отдельных элементов логотипа или фирменного названия.

Поэтому самостоятельный поиск по реестрам товарных знаков ФИПС – это необходимый шаг, который должен предшествовать составлению заявки. Это довольно непростое дело, поскольку на сайте ФИПС нет опций поиска по картинке или ключевым словам, товарный знак можно найти только по его номеру.

Международная регистрация товарного знака – это длительный и трудоемкий процесс, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия».