В эпоху цифровизации программы для ЭВМ (далее – «Программное обеспечение», «ПО») становятся все более популярны среди других объектов интеллектуальных прав. Такие объекты имеют свои особенности: они постоянно дорабатываются и улучшаются. Разработчикам и правообладателям важно знать, как определяется правовое положение такой «улучшенной» программы и какими способами ее защитить.

Представим следующую ситуацию: разработчик создает программу для бизнеса, а затем передает право ее использования по лицензионному договору своему партнеру. Они договариваются, что партнер сможет модифицировать программу по своему усмотрению, что и прописывают в договоре. Затем партнер, воспользовавшись своим правом на модификацию, добавляет несколько строк в код программы и создает тем самым новую программу, к примеру, для сопровождения сделок в банковской сфере. Он заключает несколько лицензионных договоров в отношении новой программы с крупными государственными корпорациями. Модифицированная программа приобретает популярность и пользуется значительным спросом. В результате партнеру поступает прибыль в больших объемах, а первоначальный разработчик остается ни с чем, даже не имея возможности заявить о нарушении своих прав, так как при заключении договора не оценил все риски.

О том, что делать в таких ситуациях и как их не допустить, мы расскажем в этой статье.

Понятие модификации, отличие от адаптации

Для начала стоит разобраться с понятием модификации и его отличием от адаптации. Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ понимаются любые изменения, в том числе перевод такой программы с одного языка на другой язык, за исключением адаптации.

Под адаптацией, в свою очередь, понимается внесение изменений, осуществляемое исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя (пп. 9 п. 1 ст. 1270 ГК РФ).

Следовательно, любое изменение программы, даже незначительное, является именно модификацией программы, если только изменение не осуществлялось для работы программного обеспечения у конкретного пользователя на конкретном устройстве. В процессе модификации создается производное произведение, на которое у нового автора есть собственное исключительное право, охраняемое законом (п.1 ст. 1260 ГК РФ).

При этом с технической точки зрения такое толкование представляется не совсем верным, ведь зачастую регулярные обновления ПО, исправления ошибок и другие изменения не являются настолько существенными, чтобы можно было говорить о создании новой программы.

Судебная практика по вопросу модификации ПО

Единый подход к вопросу модификации и адаптации ПО не выработан и в судебной практике. Предлагаем рассмотреть несколько интересных судебных позиций по данной теме.

1. Дело № А40-154016/2014

 Фактические обстоятельства дела

 Позиция суда  

1. Истец и Ответчик (правообладатель) заключили лицензионный договор на использование программы для ЭВМ.

2. Истец заключил с Ответчиком договор на осуществление работ по переработке программы.

3. Результатом работ стала:
- по мнению Истца - модификация         ПО,
- по мнению Ответчика - адаптация ПО

 

Если результат работ - модифицированная программа, она является новым объектом, исключительное право на который автоматически переходит к Заказчику, если иное не предусмотрено договором.

 Под модификацией понимается изменение функциональности программы, появление новых свойств и возможностей программы, автоматизация неавтоматизированных ранее ручных операций, иные доработки, выходящие за пределы адаптации программы.
 
Виды работ, которые относятся к модификации:
- в ходе выполнения работ вносятся изменения в уже существующие алгоритмы решения задач;
- в ходе выполнения работ вносятся изменения в новые и уже существующие алгоритмы решения задач: автоматизация существующей процедуры;
- в ходе выполнения работ создаются новые алгоритмы решения задач: разработка нового функционала.
 
Виды работ, которые относятся к адаптации:
- работы по передаче данных (миграция данных). Данный вид работы не вносит изменений и не создает новых алгоритмов решения задач

 Требования Истца

 Решение суда  

запретить Ответчику распоряжаться и использовать спорную программу

 Суд признал за Истцом исключительное право на переработанное произведение.

 

 

2.     Дело № А40-102447/2020

Фактические обстоятельства дела

Позиция суда

1. Ответчиком были созданы две программы для ЭВМ:

- по договору подряда для Истца,

- собственная разработка компании

  • Обе программы зарегистрированы в Роспатенте.
  • Истец считает, что Ответчик незаконно создал и зарегистрировал программу для ЭВМ, которая является производной от программы Истца.

 
  • Соответствие (сходство) целей и функций одного программного обеспечения (ПО) целям и функциям другого ПО не может само по себе служить основанием для выводов об их тождественности. Главным критерием тождественности является установленный факт идентичности исходного текста (исходного кода) программы.
  • При проведении судебной экспертизы эксперт учитывал общие признаки программ для ЭВМ, а не сравнивал их как литературные произведения, не дал прямого ответа о сходстве демонстрируемых участков, которые полностью совпадает, при этом в заключении сделав вывод о том, что сходство полностью отсутствует, не учитывал возможную маскировку кода Программы истца, использованного в Программе ответчика.

Требования Истца

Решение суда

-запретить Ответчику распоряжаться и использовать спорную программу

-опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя на официальном сайте Ответчика

Суд удовлетворил требования Истца, так как при проведении повторной экспертизы были найдены признаки маскировки кода программы истца в программе Ответчика.

 

3.     Дело № А40-90889/2021

Фактические обстоятельства дела

Позиция суда

●У Истца и Ответчика зарегистрированы программы для ЭВМ в Роспатенте.

●Истец считает, что программа Ответчика является копией модифицированной версии программы Истца.

Модифицированная версия программы Истца в Роспатенте не зарегистрирована
  • В силу специфики программ показателем творческого характера и существенности изменений являются не новизна и оригинальность, как в отношении других творческих объектов авторских прав, а функциональные изменения (добавление новых функций или улучшение существующих функций программы), вытекающие из переработки кода, степени и цели переработки.
  • Для установления того, что новая программа является переработкой исходной, должно быть доказано использование кода исходной программы. При этом с точки зрения правовой охраны изменением программы для ЭВМ признаются как изменения исходного кода, так и изменения исполняемого/объектного кода.

Требования Истца

Решение суда

-признать недействительной регистрацию программы Ответчика

-запретить Ответчику использовать спорную программу и распоряжаться ею

-взыскать с Ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав Истца

-удалить с сайта Ответчика информацию о предоставлении услуг с помощью спорного ПО

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

На основе анализа судебной практики можно выделить несколько особенностей защиты прав на модифицированную программу в суде.

Во-первых, при установлении схожести таких объектов как программы для ЭВМ сложилось два подхода - сравнение функциональных характеристик и сравнение кода программ. И в том, и в другом случае может быть установлено тождество программ по названным критериям, что будет являться подтверждением факта нарушения прав на исходную программу. Однако при сравнении программ по коду может возникнуть ситуация, когда отличие одного кода от другого будет являться результатом его маскировки, что также необходимо учитывать в процессе доказывания.

Во-вторых, довольно часто по таким делам назначается техническая судебная экспертиза, так как судьи не являются специалистами в данной области. Результаты экспертизы часто становятся решающими доказательствами при принятии судьями решения по делу. При этом эксперты не всегда грамотно с правовой точки зрения применяют термины «производная программа», «переработка», «модификация».

Способы защиты прав при модификации ПО

В случаях, когда правообладатель заключает лицензионные договоры и при этом разрешает лицензиату модифицировать программу, правообладателю следует заранее позаботиться о защите своих прав. Существует 2 основных момента, на которые следует обратить внимание:

- грамотное закрепление условий в части модификации в лицензионном договоре;

- регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте.

Рассмотрим каждый момент подробнее.

1. Условия лицензионного договора

Если правообладатель по лицензионному договору предоставляет право на модификацию программы лицензиату, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

  1. Стоит определить понятие “модификации”, приемлемое для обеих сторон. Например, внесение изменений в исходный/объектный код, переработка кода с целью создания схожего или полностью нового функционала.
  2. Можно установить ограничения для лицензиата по модификации программы. Среди таких ограничений может быть, к примеру, запрет создания производного произведения, которое полностью повторяет функционал оригинала; запрет на внесение изменений в исходный код программы.
  3. Можно предусмотреть условие о недопустимости передачи права на модификацию третьим лицам без разрешения первоначального правообладателя. Здесь работает следующая схема: чем дальше от лица переходит право на модификацию, тем сложнее контролировать то, что данное право используется без нарушений.

2. Регистрация в Роспатенте

Несмотря на то что регистрация программ для ЭВМ в Роспатенте не обязательна, она подтверждает тот факт, что лицо является автором конкретного кода. Для защиты своих прав мы рекомендуем правообладателю регистрировать как исходную версию программы, так и все последующие версии программы после её модификации самим правообладателем. Это обусловлено тем, что в случае спора суд будет рассматривать в качестве объекта прав только тот код, который зафиксирован надлежащим образом. Как альтернативу регистрации в Роспатенте правообладатель может использовать депонирование программы на материальном носителе у нотариуса.

Регистрация программного обеспечения: этапы, время и преимущество

В процессе изучения всех тонкостей модификации программ может сложиться впечатление, что их защита достаточно затруднительна или даже невозможна. Однако не стоит совсем отказываться от такого эффективного и потенциально прибыльного способа использования.

Команда Царской привилегии готова помочь Вам с анализом и разработкой лицензионных договоров, регистрацией новых версий программ в Роспатенте и защитой нарушенных прав на модифицированную программу в суде.

Если у вас остались вопросы о защите программного обеспечения, вы можете оставить заявку, и мы с удовольствием всё вам расскажем.

 

Заполните форму ниже и получите ответ в течение рабочего дня!