Многие предприниматели, использующие в своем бизнесе товарный знак, совершенно спокойно говорят о том, что работают без регистрации и не намерены ею заниматься. Возникает вполне естественный вопрос, а так ли нужна эта процедура, или же незарегистрированный товарный знак ничем не отличается от зарегистрированного и не создает никаких проблем. Чтобы разобраться в этой теме, давайте рассмотрим товарный знак как объект интеллектуальной собственности и узнаем, какие права гарантирует его владельцу регистрация.

Можно ли использовать незарегистрированный товарный знак

Да, можно, это не запрещено. Однако в этом случае всегда есть риск того, что вы случайно (или преднамеренно) взяли в качестве товарного знака обозначение, уже оформленное на чье-то имя, или знак, очень похожий на известный, а это уже грозит судебными исками со стороны его правообладателя.

Начиная свой бизнес или новое направление деятельности, предприниматель сталкивается с массой забот и трудностей, и, как правило, о товарном знаке задумывается в последнюю очередь. Действительно, нет особого смысла регистрировать знак, тратя время и деньги и не будучи уверенным, что эти расходы окупятся. Поэтому на данном этапе для маркировки своих товаров или услуг обычно используют какое-нибудь словосочетание, которое просто понравилось.

Более того, активное коммерческое использование средства индивидуализации в рекламе, на упаковке, на сайте в Интернете является серьезным аргументом на этапе регистрации обозначения. Есть немало практических примеров того, как свидетельство на товарный знак, не зарегистрированный ранее, но активно используемый, выдали только потому, что фирма уже развернула рекламную кампанию бренда и подтвердила свои расходы платежными поручениями и иными документами.

Какие риски сулит использование незарегистрированного товарного знака

Вероятные проблемы, с которыми бизнесмены и фирмы могут столкнуться при эксплуатации незарегистрированного товарного знака, бывают двух типов. Разница между ними заключается в поведении остальных участников рынка – добросовестном или недобросовестном.

  • Риски, связанные с недобросовестным поведением третьих лиц.

Эти риски бывают двух видов: намеренное паразитирование на репутации известного товарного знака и захват чужой промышленной собственности с целью оформления ее на свое имя, дабы затем шантажировать исходных владельцев.

Риски первого типа – это появление на рынке подделок под продукцию известных фирм: от точных копий до создания похожей символики, упаковки, дизайна, названий и т. п. для продвижения тех же самых товаров или услуг, которыми торгует оригинальный производитель. Точное копирование было характерно для 90-х гг. XX века, сейчас более распространена другая тенденция – выпуск товаров под схожим товарным знаком.

Если ваше незарегистрированное средство индивидуализации использовали конкуренты, наводнив рынок подделками, у вас возникают сразу две проблемы:

  • Конкуренты отбирают часть вашего рынка сбыта – тех потребителей, которые собирались приобрести ваш товар, но купились на сходство товарных знаков и в итоге взяли подделку. Это негативно сказывается на объемах продаж.
  • Репутационный ущерб. Потребители, наткнувшись пару раз на низкокачественную подделку, разочаровываются в бренде и перестают приобретать продукцию, маркированную этим товарным знаком, в том числе вашу оригинальную. Компания получает поток жалоб и недовольства со стороны покупателей, ее имидж страдает, уходят не только имеющиеся, но и потенциальные клиенты.

Риски второго типа состоят в вероятности, что кто-нибудь оформит ваш незарегистрированный товарный знак на себя, и вы утратите право пользоваться своим обозначением. Такая деятельность становится все более распространенной. Украденный товарный знак не используется, но его новый правообладатель может получать доход, требуя выплаты вознаграждений за его использование с «законного» владельца или взыскивая с него компенсации через суд за нарушение прав в области интеллектуальной собственности. Поэтому незарегистрированные товарные знаки очень уязвимы.

  • Риски, связанные с добросовестным поведением третьих лиц.

Типичная ситуация: компания ведет бизнес в одном из регионов РФ, имея собственный бренд, фирменный стиль и все остальное, но ее товарный знак остается незарегистрированным. В это время на другом конце страны появляется фирма или частный предприниматель, работающие под аналогичным брендом – не украденным по злому умыслу, а просто совпавшим случайно в каких-то элементах или общей концепции (что нередко происходит с товарными знаками, состоящими из общеупотребительных слов или избитых визуальных символов).

До тех пор, пока обе этих компании ограничивают свою деятельность рамками региона происхождения, никаких проблем нет, но как только бизнес начинает расширяться, эти фирмы узнают друг о друге. И это открытие не из приятных: обнаружить конкурента в своей области, который вдобавок работает под похожим товарным знаком. Иногда о наличии такого «близнеца» компания узнает только после падения выручки и оттока клиентов либо после увеличения количества жалоб с их стороны. Возникает путаница между фирмами, они взаимно рекламируют друг друга, вызывая недовольство потребителей.

Невозможно предпринять какие-либо меры против конкурента в судебном порядке, если ваш товарный знак не зарегистрирован, поскольку ни одна из сторон конфликта не является, с формальной точки зрения, нарушителем чьих-либо прав. Все, что можно сделать в подобной ситуации, это оперативно направить заявку в Роспатент и инициировать процедуру регистрации. Если все сложится удачно и товарный знак зарегистрируют, обладатель свидетельства сможет запретить использование своего обозначения, избавившись таким образом от конкурента (однако возможны и дополнительные затруднения, если в реестрах Роспатента обнаружится какой-либо еще похожий товарный знак).

Чем быстрее подана заявку, тем больше шансов, что обозначение еще не занято, и что конкурирующая компания вас не опередила. Основным аргументом в споре о том, кто был первым, является дата подачи заявки в патентное ведомство. Альтернативные варианты доказательства первенства возможны, но малоэффективны, поскольку незарегистрированный товарный знак как бы не существует для государственных инстанций и не имеет охраняемого статуса.

Как защитить незарегистрированный товарный знак

Как поступить, если ваш незарегистрированный товарный знак эксплуатируется конкурентами? Обязательно ли регистрировать бренд как фирменное наименование или товарный знак, и какой из этих вариантов предпочтительнее?

Наиболее разумный выход – зарегистрировать именно товарный знак, если речь идет о бренде. Фирменное название может иметь только словесную форму и не включает в себя логотипы, фирменный стиль и другие визуально-графические элементы. Можно дополнительно зарегистрировать и свое фирменное наименование, если оно совпадает по названию с брендом, тем самым усилив защиту своего объекта промышленной собственности. Но для компаний, выпускающих товары под различными брендами или ведущих разные виды предпринимательской деятельности, этот вариант недоступен – имя у организации может быть только одно, поэтому им остается лишь регистрация товарного знака.

Однако если зарегистрировать его невозможно (он уже занят конкурентами, или есть какие-либо иные препятствия к этому), но охрана прав на бренд остро и срочно необходима, можно использовать возможности коммерческого обозначения. Да, оно не является полным аналогом товарного знака, поскольку служит для индивидуализации всего предприятия, а не товара или линейки товаров. Но, по сути, для конечного покупателя не имеет значения название фирмы, его интересуют лишь производимые ею товары или оказываемые услуги.

Поэтому до определенной степени коммерческое обозначение может выполнять функцию товарного знака – отделять продукцию одной фирмы от продукции всех остальных. В законодательстве РФ присутствуют положения о недопустимости регистрации товарных знаков, совпадающих или в значительной степени похожих на охраняемые коммерческие обозначения (в отличие от названий фирм, например).

Чтобы коммерческое обозначение получило правовую охрану, оно должно являться объектом исключительного права. Для этого оно должно отвечать ряду требований:

  • обладать явными и выраженными различительными признаками;
  • применяться для индивидуализации компании в том или ином регионе и достичь определенного уровня известности и узнаваемости;
  • быть уникальным, то есть не являться аналогом или подобием чужих товарных знаков и коммерческих обозначений, зарегистрированных на текущий момент.

О соблюдении первого и последнего требования необходимо позаботиться на начальной стадии создания бренда – при выборе названия, разработке логотипа и других визуальных элементов. Второе требование касается исключительно процесса использования обозначения. Если бренд является незарегистрированным товарным знаком, то следует собирать доказательства того, что он активно использовался и стал узнаваем и известен у потребителей.

Достаточные различительные признаки у коммерческого обозначения – это то же самое, что и различительная способность товарных знаков. Этому критерию совершенно точно не соответствуют общеизвестные символы, широкоупотребляемая лексика и терминология, собственные имена организаций и аббревиатурные сокращения, натуралистичные изображения товаров, их свойства, стандартные популярные шрифты, используемые без какого-либо дизайнерского замысла, – в общем, все то, что не выделяет продавца или изготовителя продукции на фоне остальных участников рынка, а, наоборот, унифицирует его.

Вопрос о критичной степени смешения с другими средствами индивидуализации, которое может помешать официальному оформлению прав на незарегистрированный товарный знак, всегда вызывает непонимание у предпринимателей. Поиск по товарным знакам не может дать абсолютной гарантии того, что обозначений, подобных регистрируемому, в России не существует, поскольку этот поиск дает весьма приблизительные результаты. Это, во-первых.

Во-вторых, средство индивидуализации необходимо сравнивать также и с коммерческими обозначениями, которые используются в бизнесе, но это невозможно, поскольку они не зарегистрированы в Роспатенте и нет способов провести поиск по ним. Даже если вы обнаружили похожее коммерческое обозначение у другой фирмы, оно вовсе не обязательно является объектом исключительного права, так как, возможно, его известность или отличие недостаточны.

Что касается известности незарегистрированного товарного знака или коммерческого обозначения, то эти критерии не прописаны в законодательных нормах ясно и однозначно. Глава 4 Гражданского кодекса, посвященная этому вопросу, не конкретизирует, какая степень известности является необходимой и среди каких групп населения обозначение должно быть узнаваемым. На этой неопределенности наживаются некоторые патентные поверенные, отдельные юристы и торгово-промышленные палаты. Они практикуют следующую схему: предлагают компаниям за определенную плату войти в их реестр коммерческих обозначений и получить свидетельство об этом, обеспечив себе доказательство известности коммерческого обозначения, которое можно будет предъявлять суду в случае конфликта по поводу прав.

В принципе, создание и ведение таких частных реестров не запрещается. И использовать их как аргумент в судебном разбирательстве тоже можно. Однако убедительность такого аргумента весьма слаба: для того чтобы доказать свое право на незарегистрированный товарный знак или коммерческое обозначение, присутствия в одном таком реестре мало (в отличие от свидетельства о регистрации в Роспатенте).

Примерно так же дело обстоит с Российским авторским обществом, которое регистрирует и депонирует произведения. Заявитель получает свидетельство о факте представления в РАО своего результата творческого труда, а сама регистрация и депонирование осуществляются под его ответственность, что указывается в заявке. При этом РАО даже не проверяет, может ли регистрируемый объект считаться произведением в прямом смысле слова. То есть заявитель фактически платит за то, что его свидетельские показания фиксируются на бумаге.

Такой документ может когда-нибудь быть использован как аргумент в судебном споре (который, однако, легко опровергнуть, представив доказательства противоположного), но он не дает никакой правовой охраны произведению. Несомненно, РАО как регистратор очень известно и популярно, поэтому его свидетельства могут произвести впечатление на суд, но с юридической точки зрения оно ничем не отличается от частных «реестров коммерческих обозначений».

Важно понимать, что в отличие от товарных знаков у коммерческих обозначений как таковых нет и не будет никаких официальных реестров, так как это противоречило бы нормам российского законодательства.

Поэтому внесение незарегистрированного товарного знака как коммерческого обозначения в различные реестры – не более чем коллекционирование бумажек с красивыми водяными знаками. Их возможности в плане подтверждения в суде известности и широкой распространенности коммерческого обозначения весьма сомнительны. Гораздо более действенны реальные документальные доказательства того, что средство индивидуализации, не зарегистрированное как товарный знак или фирменное название, успело приобрести известность в определенном регионе или местности.

Бизнес-схемы платной регистрации коммерческих обозначений в негосударственных реестрах получили столь широкое распространение во многом потому, что в Гражданском кодексе понятие известности обозначения не раскрыто в полной мере, не расшифровывается подробно. Из-за этой неясности у многих людей сложилось мнение, что известность коммерческого обозначения на какой-либо территории начинается с показа его кому-либо или обнародования его в открытых источниках (то есть сводится к доступности). Но известность, узнаваемость незарегистрированного обозначения – все-таки нечто большее, чем его доступность. Присутствие обозначения в общедоступных источниках информации – необходимое условие известности, но она не наступит, если люди не ознакомились с этим обозначением, не заинтересовались им.

Гражданский кодекс не имеет в виду общемировую или федеральную известность обозначения, в том числе незарегистрированных товарных знаков. Формулировка «для индивидуализации своего предприятия» дает понять, что известность рассматривается, прежде всего, с точки зрения конечного потребителя продукта, а не юриста или патентного поверенного, который просто занимается регистрацией коммерческого обозначения и не требует доказательств его применения фирмой или ИП.

Географический ареал известности обозначений, из которых состоят подобные реестры, тоже вызывает много вопросов. Известность на каком уровне будет достаточной – в рамках муниципального образования (районного, сельского, городского), региона, всей страны? Если частный регистратор обозначений находится в столице, то в его реестрах должны быть только обозначения федерального уровня известности? И как к этим реестрам применяется закон о хранении персональных данных, если сведения о заявителях лежат на серверах, физически расположенных за пределами РФ, а сама регистрация осуществляется через Интернет?

Исходя из здравого смысла и практических соображений, делаем вывод о том, что в плане известности важнее не регистрация обозначения в каких-либо реестрах, а его активное коммерческое использование в той или иной географической области различными способами, как перечисленными в Гражданском кодексе (в рекламных объявлениях, дизайне упаковки, документах), так и отсутствующими в нем. И это использование должно быть документально зафиксировано.

Таким образом, способы защитить от посягательств третьих лиц незарегистрированный товарный знак в РФ существуют, но не дают стопроцентной гарантии. Поэтому официальная его регистрация в Роспатенте все-таки более надежна.

Чем грозит использование зарегистрированного товарного знака

Выше уже говорилось о случаях непреднамеренного нарушения прав правообладателей товарных знаков другими предпринимателями, которые просто не знали о том, что их наименование уже кем-то занято и охраняется законом. Отсутствие знаний и преступных намерений, увы, не освобождают от штрафных санкций. Законодательство РФ предусматривает по делам, связанным с неправомерным использованием товарных знаков, не только гражданскую и административную, но и уголовную ответственность для ответчика.

В любом случае, он лишается возможности использовать этот товарный знак дальше (вплоть до необходимости удалить его из всех документов компании, рекламных материалов и вывесок), а товары, маркированные им, признаются контрафактной продукцией и должны быть изъяты из оборота и ликвидированы. Кроме этих мер, перечисленных в части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, виновный в эксплуатации чужого товарного знака может быть приговорен к выплате денежных компенсаций правообладателю:

  • в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по решению суда, в зависимости от характера правонарушения;
  • в размере, равном двукратной стоимости всех изделий, маркированных этим товарным знаком;
  • в размере, равном двукратной стоимости прав на использование этого обозначения.

Что касается уголовной ответственности, то она наступает при неоднократных нарушениях подобного рода или в случае возникновения значительного ущерба для правообладателя (статья 180 Уголовного кодекса РФ) и выражается:

  • штрафами в сумме до 200 тысяч рублей либо на величину суммарного дохода ответчика за 18 месяцев;
  • обязательными работами длительностью 180–240 часов;
  • исправительными работами сроком до двух лет;
  • для групп лиц, совершивших преступление в рамках сговора, – в штрафах размером от 100 до 300 тысяч рублей либо аресте на период 4–6 месяцев, либо лишении свободы до 5 лет.

Ознакомимся с примерами судебных споров, связанных с использованием зарегистрированных на другое лицо товарных знаков:

  • Обозначение «Alibaba» является товарным знаком № 473425, зарегистрированным китайской фирмой в 2011 году для оказания услуг по классам 36 и 41 МКТУ. Использование этого обозначения в качестве своего доменного имени фирмой Holmrook Limited было признано нарушением исключительного права.
  • В том же году в одном из российских арбитражных судов рассматривался иск компании «Эльдорадо» в адрес их конкурента, торговой сети «Юлмарт», использовавшей их название в своем рекламном слогане «Эльдорадо низких цен. "Юлмарт" – территория сервиса». Ответчика заставили выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей.
  • Годом позже Суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание в размере 90 млн рублей с известного издательства ООО «Бауэр СНГ», выпускавшего журнал под названием «Вот это жизнь!». Дело в том, что данное название было зарегистрировано в качестве товарного знака компанией ООО «Айньюс». Суд обязал «Бауэр СНГ» прекратить использование спорного обозначения, а также снять с продажи и уничтожить все экземпляры издания.

Любые меры, направленные на защиту товарного знака (как незарегистрированного, так и имеющего свидетельство Роспатента), желательно осуществлять совместно с экспертами в области охраны интеллектуальной собственности. В разных ситуациях это будут разные специалисты. Для ведения патентных споров в судебном порядке необходимо привлекать юридическую фирму, специализирующуюся на данном виде услуг и имеющую в штате опытных юристов и патентных поверенных. Самостоятельно, без необходимых компетенций и знания тонкостей, такое дело выиграть невозможно – это одно из самых сложных и специфичных направлений судебной практики.

Использование незарегистрированного товарного знака чревато серьезными проблемами для бизнеса и его руководителя. Своевременная регистрация избавляет от этих рисков. Однако решить эту задачу не так-то просто: до 70 % заявок на регистрацию товарных знаков, подаваемых самостоятельно, получают отказ Роспатента. Поэтому, чтобы с первого раза зарегистрировать товарный знак, лучше обратиться к профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

Получить бесплатную консультацию по вопросам получения патентов вы можете по телефону 8-800-222-90-53.