Одноразовый товарный знак, или как избежать потребности его повторной регистрации

Зарегистрированный товарный знак действует в течение 10 лет с возможностью продления неограниченное количество раз еще на 10 лет. При этом важно учитывать, что правовая охрана предоставляется только тому обозначению, которое было заявлено на регистрацию, и только в отношении тех товаров и услуг, которые были указаны в перечне заявки.

Это означает следующее:

1. После регистрации товарный знак следует использовать только в том виде, в котором он зарегистрирован. При внесении любых изменений нужно быть максимально осторожными, иначе обозначение может измениться настолько, что перестанет подпадать под правовую охрану.

2. Еще на этапе регистрации нужно указать все виды товаров и услуг, которые актуальны для компании сейчас и которыми она планирует заниматься в будущем. Расширить перечень товаров и услуг после подачи заявки уже не получится.

О том, как правильно составить этот список и какие подводные камни существуют, мы расскажем в этой статье.

Представьте следующую ситуацию: компания зарегистрировала товарный знак для производства мороженого, а затем решила заняться новым направлением под тем же названием — производством хлебобулочных изделий. Чтобы защитить свои права на товарный знак в отношении новой продукции, ей придется регистрировать товарный знак заново. Чтобы избежать такой ситуации, следует заранее учитывать возможные направления развития бизнеса.

По аналогии с ОКВЭД в сфере регистрации товарных знаков существует свой классификатор — Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). Документ содержит 45 классов: с 1-го по 34-й относятся к товарам, остальные — к услугам.

Все классы представляют собой открытые перечни. Это означает, что если вы оказываете нестандартные услуги или производите товары, для которых не удается найти подходящие термины в МКТУ, не стоит отчаиваться. Достаточно выбрать класс, к которому логически можно отнести продукт.

Распределив все производимые товары и оказываемые услуги по классам, стоит учесть следующий момент: когда эксперт ФИПС приступит к рассмотрению заявки на товарный знак, он начнет проверять, насколько обозначение похоже на другие товарные знаки и ранее поданные заявки, зарегистрированные не только в отношении тех же видов товаров и услуг, но и в отношении однородных им.

Что такое однородные товары и услуги

Однородными считаются товары и услуги, которые относятся к одному виду, изготовлены из одного и того же материала, являются сопутствующими друг другу, предназначены для использования по одному назначению, характеризуются одинаковыми условиями сбыта, ценовой категорией и другими сходными признаками.

Однородность — понятие в некоторой степени субъективное. Поэтому при недостаточно серьезном подходе к формированию перечня классов можно получить запрос или даже отказ в регистрации товарного знака.

Так, в судебной практике известен случай, когда сухарики, относящиеся к 32-му классу МКТУ, признали однородными пиву, которое находится в 33-м классе. Предприниматель попытался зарегистрировать товарный знак «Балтика» в отношении сухариков. Их признали однородными пиву, поскольку эти товары сопутствуют друг другу, продаются в магазине на одной или близко расположенных полках, а у потребителя может возникнуть представление, что они произведены одной компанией, если маркированы сходными товарными знаками.

Таким образом, если изучить все классы МКТУ, отметить актуальные, а затем и те, которые могут быть признаны однородными, можно значительно снизить риск получения отказа в регистрации. Важно учитывать, что однородные товары и услуги могут находиться в совершенно разных классах.

Например, если вы хотите зарегистрировать товарный знак для очков (09-й класс), включите в перечень также услуги офтальмолога (44-й класс). Когда вы приходите в салон оптики, чтобы подобрать очки, специалист помогает выбрать подходящие линзы и оправу. Если вы оказываете услуги по разработке программного обеспечения (42-й класс), дополните перечень самим программным обеспечением (09-й класс).

Представим, что вы владеете интернет-магазином по продаже строительной техники «Гриззли». Изучив МКТУ, вы определяете, что деятельность интернет-магазина относится к 35-му классу, и подаете заявку на регистрацию товарного знака с указанием этого класса. Через некоторое время вы получаете запрос, в котором эксперт противопоставляет вашему обозначению товарный знак «Гриззли», зарегистрированный по 42-му классу в отношении услуг по реализации товаров.

Такое может произойти, если не знать, что перечень МКТУ периодически пересматривается, а товары и услуги могут переноситься из одного класса в другой. В нашем примере в более ранней редакции классификации услуги по продаже относились к 42-му классу, а в действующей — к 35-му.

За все время существования классификации изменения происходили не так часто, но все же они были. Поэтому при выборе классов МКТУ нужно учитывать и те классы, к которым ваши товары и услуги относились в предыдущих редакциях.

Кстати, пример взаимосвязи 35-го и 42-го классов МКТУ встречается довольно часто. Поэтому, если вы собираетесь проверять товарный знак на сходство с обозначениями, зарегистрированными для услуг по продаже, включите в поисковый запрос и 42-й класс.

Словесный товарный знак: виды и порядок регистрации

Коротко о главном

1. Ответственно отнеситесь к составлению перечня товаров и услуг: укажите все, чем занимаетесь сегодня и что может стать актуальным в будущем.

2. Выбирайте классы МКТУ, которые включают ваш продукт, а также классы с однородными товарами и услугами.

3. Помните, что в предыдущих редакциях МКТУ состав классов отличался. Поэтому более ранние товарные знаки могут быть зарегистрированы в другом классе, но в отношении ваших товаров и услуг.

Классы МКТУ определяют объем правовой охраны товарного знака. Перечень классов и его полноту необходимо определить еще до проведения проверки. Это позволит сформировать эффективные поисковые запросы, выявить возможные основания для отказа и только после этого принять решение о сокращении перечня классов или корректировке обозначения.