Перерегистрация товарного знака – дешевле сделать это вовремя

Как известно, товарный знак в Российской Федерации можно регистрировать на десятилетний срок, отсчет которого начинается с той даты, когда подана заявка в Федеральный институт промышленной собственности. Правообладатель способен продлевать регистрацию товарного знака на десятилетие неограниченное количество раз. Но если он не успеет сделать это в установленные сроки, ему понадобится перерегистрация товарного знака. В этой статье мы рассмотрим особенности данной процедуры и дадим четкое представление о ней.

Когда может потребоваться перерегистрация товарного знака? Самая распространенная и очевидная ситуация – если срок, отведенный для продления регистрации товарного знака, пропущен правообладателем. Сразу же напомним, что он составляет полгода с той даты, когда заканчивается действие регистрации.

Если правообладатель вовремя побеспокоился о продлении регистрации, то ему потребуется только заплатить соответствующую государственную пошлину и представить в ФИПС следующие документы:

• Заявку на продление регистрации товарного знака, подписанную руководителем.
• Сопроводительное письмо к ней.
• Квитанцию об уплате госпошлины. Обязательно наличие банковского штампа.

Правообладателю следует знать, что за дополнительную отсрочку надо будет заплатить. Госпошлина увеличивается на 50 %. Если же в течение дополнительных шести месяцев заявление от правообладателя так и не поступило, исключительное право на товарный знак сможет зарегистрировать на себя любая компания.

Перерегистрацию товарного знака разрешается проводить только прежнему правообладателю, который регистрировал данную интеллектуальную собственность в ФИПС.

Чтобы осуществить перерегистрацию товарного знака, необходимо отправить в ФИПС заявление о повторной регистрации (перерегистрации) товарного знака. Последующая процедура ничем не отличается от обычной регистрации, так как формально это одна и та же операция, доступная любому желающему заявителю.

Перерегистрация товарного знака подразумевает уплату тех же пошлин, что и при осуществлении первоначальной регистрации. То же касается и прочих этапов рассмотрения заявки, в том числе и прохождение формальной экспертизы и экспертизы по существу. Ясно, что перерегистрация товарного знака – процедура затратная и утомительная, так что лучшим вариантом будет вовремя отследить конец регистрации товарного знака.

Рассмотрение заявки на перерегистрацию может занимать около трех месяцев. Если понадобится представить дополнительные сведения, материалы или внести исправления, то рассмотрение заявки на перерегистрацию будет осуществляться с момента внесения последних корректив.

Когда все данные, нужные для перерегистрации товарного знака, проверены и внесены в реестр, владельцу возвращают свидетельство на товарный знак.

Результат перерегистрации не всегда предопределен. Не исключено, что в ходе процедуры будут выявлены какие-либо несоответствия законодательству либо заявитель не успеет вовремя представить необходимые документы. Тогда в перерегистрации будет отказано.

Существует две ситуации, когда юридическое лицо прекращает свое существование, – ликвидация и реорганизация. В рамках данной статьи обратимся к реорганизации, так как она может стать причиной перерегистрации товарного знака на другое лицо.

В процессе реорганизации права и обязанности компании передаются ее правопреемникам. При этом закон не исключает и универсальное правопреемство относительно объектов интеллектуальной собственности. То есть в нашем случае право на товарный знак получает новое юрлицо (статья 1241 ГК РФ).

Но здесь многое зависит от нюансов процедуры реорганизации. Рассмотрим различные варианты:

• Слияние – право на товарный знак передается образовавшейся организации.
• Присоединение – право на товарный знак передается организации, к которой присоединяются.
• Разделение – возможны варианты. Допускается, что право на товарный знак может перейти сразу к нескольким организациям. Решает это все акт передачи. В таких случаях уместно осуществить регистрацию коллективного товарного знака.

Но надо знать, что само собой право на товарный знак не передается – фактическая перерегистрация товарного знака может быть осуществлена только в том случае, если все изменения зарегистрированы в Роспатенте.

Следует отметить, что перерегистрация товарного знака в таких случаях может быть оспорена, поскольку его передача между организациями – довольно ненадежная процедура. Например, судебная практика знает случаи, когда передача интеллектуальных прав на товарный знак между юридическими лицами была расценена как вводящая потребителей в заблуждение. Подобная ситуация рассмотрена в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 года под № С01-996.

Тем не менее, согласно пункту 1 статьи 58 Гражданского кодекса, при слиянии организация можно оформить передаточный акт, который станет достаточным основанием для того, чтобы интеллектуальные права на товарный знак перешли от одного юридического лица к другому.

Но это еще не окончание процедуры. Перерегистрация товарного знака может считаться совершенной только тогда, когда он переоформлен официально в Роспатенте. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФИПС. Составляется заявка по форме, которая содержится в приказе Роспатента № 147 от 26 ноября 2010 года.

Чтобы официально зарегистрировать факт передачи исключительного права на товарный знак, необходимы такие документы, как:

• заявка на госрегистрацию передачи исключительного права на товарный знак;
• бумаги, которые подтверждают передачу исключительного права на товарный знак.

Кроме того, если передается исключительное право на наименование места, где производится товар, заявитель может представить заключение уполномоченного органа, свидетельствующее о том, что он действительно производит в границах указанного географического объекта товар, имеющий особые свойства. Если исключительное право передается в связи с реорганизацией, заявитель по собственной инициативе может представить выписку из Единого государственного реестра юрлиц.

Если дела ведутся через представителя, необходима доверенность (или ее копия), подписанная правообладателем и оформленная и заверенная, согласно правилам передоверия.

Заявитель вправе представить документ, подтверждающий уплату пошлины в необходимом размере.

После того как заявление поступает в Патентное ведомство, его рассматривают не более двух месяцев. Если никаких ошибок и нарушений не выявлено, то изменения вносятся в свидетельство на товарный знак и в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Следует учесть, что именно регистрация (или перерегистрация) товарных знаков позволяет использовать их как интеллектуальную собственность и совершать с ними такие операции, как:

• переуступка третьим лицам;
• сдача в аренду по лицензионному договору;
• продажа и другое.

Рассмотрим ситуацию, когда перерегистрация товарного знака требуется в связи с его продажей или безвозмездной передачей третьему лицу.

Для того чтобы передать права на товарный знак, потребуется заключить договор отчуждения (уступки товарного знака). Документ в обязательном порядке необходимо зарегистрировать в Роспатенте, иначе договор не будет иметь юридической силы. После этого происходит перерегистрация (переоформление) интеллектуальной собственности на нового владельца.

Договор отчуждения составляется по определенным правилам. В случае их несоблюдения он не будет зарегистрирован. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам за помощью по его составлению.

Итак, договор зарегистрирован в государственном реестре. Участникам данного соглашения на руки выдается по одному экземпляру, на которых отмечено, что пройдена официальная регистрация в Роспатенте. Новый владелец интеллектуальной собственности получает документы, подтверждающие его права – т. е. приложение к свидетельству о подтверждении передачи прав на товарный знак.

В ситуациях, когда перерегистрация на другое лицо необходима не для всех классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а лишь выборочно, новый владелец интеллектуальной собственности получит свидетельство с новым регистрационным номером. Разумеется, такая перерегистрация, как и любые операции с интеллектуальной собственностью, требует уплаты пошлины.

Весь процесс регистрации договора отчуждения занимает от двух до четырех месяцев.

Что еще нужно знать о перерегистрации товарного знака на другое лицо? В первую очередь то, что не предусмотрена регистрация на физическое лицо. Это логически следует из того, что только юридические лица или ИП могут быть собственниками товарных знаков. Но для физического лица – гражданина другой страны делается исключение в том случае, если в стране, гражданином которой он является, разрешается регистрировать товарные знаки на физических лиц.

Наследование исключительного права на товарный знак физическим лицом возможно, если правопреемник является индивидуальным предпринимателем.

Продление товарного знака

Бывает так, что организация-правообладатель товарного знака изменила свое наименование или юридический адрес. В этом случае обо всех изменениях, касающихся товарного знака (Часть IV, статья 1505 ГК РФ) необходимо уведомить ФИПС. Данная процедура тесно связана с вопросом перерегистрации товарного знака. Дело в том, что если своевременно не внести в государственный реестр новую информацию о владельце товарного знака, возникнут проблемы при продлении срока действия товарного знака или при его перерегистрации. Также вы не сможете зарегистрировать договор отчуждения или доказать в суде, что являетесь законным владельцем этого товарного знака, так как сведения из Государственного реестра будут расходиться с фактическими данными.

Чтобы не столкнуться с подобными проблемами при перерегистрации товарного знака или во время других процедур, требуется вовремя вносить актуальную информацию в Государственный реестр товарных знаков.

Следует отметить, что для внесения соответствующих изменений в Государственный реестр товарных знаков потребуется уплата пошлины в размере 2050 рублей.

Итак, правообладатель обязан регистрировать такие изменения в товарный знак:

• новое название фирмы или имя правообладателя товарного знака;
• новый юридический адрес или адрес для корреспонденции;
• изменения в списке услуг или товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
• коррективы отдельных элементов товарного знака, которые не меняют его сущность;
• изменения, которые необходимы в связи с преобразованием торгового знака в коллективный или наоборот;
• наличие ошибок в старом товарном знаке.

При перерегистрации товарного знака лучше довериться профессионалам нашей компании «Царская привилегия».