Зарегистрировать нерегистрируемое, или как спасти товарный знак

Зарегистрированный товарный знак – это один из инструментов повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса. Стратегия регистрации товарного знака должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечить достижение конкретных целей бизнеса с минимальными временными и финансовыми затратами. От характера поставленных целей может зависеть то, в каком именно виде следует регистрировать товарный знак, каким образом обойти то или иное препятствие и многое другое.

Вот список наиболее популярных задач, которые могут быть успешно решены с помощью товарного знака при грамотном подходе к его регистрации и последующему использованию:

• защита от недобросовестных конкурентов
• предотвращение ввоза контрафактной продукции на территорию страны
• продажа франшизы
• предотвращение рисков рейдерских захватов
• формирование имиджа
• оптимизация налогообложения
• участие в конкурсах, получение допуска к торговым площадкам

В качестве товарного знака чаще всего регистрируют словесные обозначения и изображения, а также их комбинации. Каждый из этих видов предоставляет правообладателю разный объем прав. А поскольку для достижения указанных выше целей может потребоваться разный объем прав, то и выбор вида обозначения имеет критическое значение.

Если по результатам анализа явных препятствий для регистрации мы не обнаруживаем, то всегда рекомендуем нашим клиентам подавать на регистрацию словесное обозначение без каких-либо «наворотов» в виде цвета или шрифта. Это тот случай, при котором правообладатель получает максимальный объем прав – зарегистрировав слово в качестве товарного знака, он будет вправе использовать его в любых цветах с любыми изображениями и шрифтами.

Если в ходе анализа обнаруживаются препятствия, то в некоторых случаях добавление к слову какой-либо графики, шрифта и т.д. может значительно повысить шансы получения положительного решения о регистрации. Так как использование шрифтов, изображений, цвета – все это делает конкретное обозначение более оригинальным, а значит вероятность сходства с ранее зарегистрированными товарными знаками снижается.

Однако, товарный знак охраняется только в том виде, в котором он зарегистрирован, а это означает, что правообладатель не может вносить в свой товарный знак какие-либо изменения и будет вынужден использовать в первоначальном виде. Этим и объясняется в некотором смысле меньший объем прав по сравнению со словесным обозначением.

На практике по результатам проведения предварительной проверки обозначения обычно встречается две ситуации, которые условно можно обозначить: «Все прекрасно» и «Есть одна проблема…».

 «Все прекрасно» - это когда в результате проведения анализа обозначения мы не обнаруживаем явных оснований для получения отказа в его регистрации, и какую бы цель не преследовал клиент, советуем регистрировать словесное обозначение, особенно в тех случаях, когда целью является защита от недобросовестных конкурентов или предотвращение ввоза контрафактной продукции. Для достижения перечисленных целей потребуется максимальный объем прав, чтобы ограничить недобросовестных конкурентов в копировании вашего товарного знака. Если клиент преследует какие-либо иные цели из списка выше, то «погоня» за максимальным объемом прав несколько утрачивает свою ценность, и можно регистрировать обозначение в том виде, в котором «хочется».

«Есть одна проблема…» - это когда в результате проведения анализа обозначения мы обнаруживаем одно или несколько препятствий для регистрации. В зависимости от сущности препятствия и определенных обстоятельств, в которых функционирует бизнес клиента в конкретный момент времени, а также с учетом истории его деятельности, мы разрабатываем стратегию обхода этого препятствия или его устранения.

Представляем вашему вниманию, пожалуй, самую подробною инструкцию «спасения» вашего товарного знака, если он, конечно, оказался «в беде».

1) Если оказалось так, что ваше обозначение носит указательный характер

В этом случае на регистрацию можно заявить комбинированное обозначение, в котором словесная часть будет представлена вашим обозначением, а графическая часть – в виде картинки. При этом важно не упустить из внимания следующее: графическая часть должна значительно доминировать над словесной, чтобы в последующем слово могло быть внесено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, в противном случае можно будет получить отказ в регистрации.

Если ваше обозначение носит указательный характер или просто не обладает необходимой степенью различительной способности (как в примере с товарным знаком «Ярхлеб» – по общему правилу даты не могут быть охраняемой частью товарного знака), то в определенных ситуациях добиться регистрации вполне возможно.

Регистрация такого обозначения состоится успешно, если доказать эксперту, что ваше обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его длительного и активного использования в деятельности организации. То есть необходимо доказать, что вы столь долго и активно используете свое обозначение, что в сознании потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь между обозначением и конкретным производителем товаров и услуг, который маркирует этим обозначением свой продукт.

Чтобы доказать эксперту приобретение различительной способности следует собрать как можно больше материалов, свидетельствующих о ведении деятельности с использованием обозначения.  Это могут быть такие документы:

• договоры, акты, счета-фактуры, накладные, которые содержат само обозначение
• сведения из источников СМИ (вырезки из журналов и газет)
• данные об объемах затрат на рекламу
• результаты социологических опросов
• техническая, конструкторская документация
• скрин-шоты официального сайта
• выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
• грамоты и дипломы участников выставок, конкурсов, конференций
• благодарственные и рекомендательные письма от партнеров и клиентов
• иные документы с учетом специфики конкретного бизнеса

Важно обратить внимание на то, что все доказывающие документы должны иметь дату более раннюю, чем дата подачи документов в ФИПС, т.е. обозначение должно приобрести различительную способность еще до момента подачи документов в ФИПС. Соответственно, чем более ранние документы удастся предоставить и чем более «масштабными» они будут, тем больше вероятность, что эксперт учтет их при вынесении решения о возможности регистрации.

Однако если после подачи заявки вы приняли участие в каком-либо международном конкурсе, крупной выставке и т.д. можно предоставить документы это подтверждающие в качестве дополнительного воздействия на эксперта с точки зрения психологии  - он вряд ли фактически будет учитывать данные материалы, но возможно, вы начнете выглядеть солиднее в его глазах)

2) Если обозначение оказалось ложным, вводящим в заблуждение, или противоречащим нормам морали и этики.

В этом случае никакие хитрости не помогут: ни внесение элемента в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, ни доказательство различительной способности – ничто не остановит эксперта при вынесении решения об отказе в регистрации такого обозначения. Если у клиента действительно имеется необходимость приобретения исключительных прав на средство индивидуализации, то мы настоятельно рекомендуем сменить обозначение.

В качестве примеров таких обозначений можно привести следующие: «Компромат.ru» для печатного издательства, «ШИРЕ ХАРИ» и «ДОЛГОЖИТЕЛЬ» для алкогольной продукции, «Блажь» для кондитерских изделий.

3) Если обозначение оказалось сходным или тождественным с ранее зарегистрированным товарным знаком.

Прежде чем впадать в панику необходимо провести чуть более глубокий анализ обстоятельств, в которых находитесь вы и правообладатель «мешающего» товарного знака. Если на этапе проведения анализа мы сталкиваемся с таким препятствием, то первоначально выясняем, использует ли правообладатель товарный знак.

Досрочное прекращение в связи с ликвидацией правообладателя

Товарный знак действует в течение 10 лет с возможностью продления неограниченное количество раз еще на 10 лет. За такой период компания или индивидуальный предприниматель могут прекратить свое действие, о чем ФИПС узнает только в том случае, если товарный знак не будет продлен в нужный момент. Поэтому первым делом стоит проверить на сайте Федеральной налоговой службы, не ликвидировано ли юридическое лицо, поддерживается ли в действии сайт, отвечают ли на телефонные звонки и т.д. Если в результате такого исследования можно усомниться в том, что компания ведет деятельность, то можно попробовать досрочно прекратить действие товарного знака по причине ликвидации юридического лица.

Для этого подается соответствующее заявление в ФИПС, оплачивается государственная пошлина в размере 4050 руб. После того, как в ФИПС поступит ваше заявление, эксперты направят соответствующий запрос в адрес этой компании с просьбой подтвердить факт ведения деятельности. Если от компании не поступит никакого ответа в течение 1 месяца, то товарный знак прекратят досрочно и «препятствие» будет успешно устранено)

Кстати, именно по этой причине критически важно уведомлять ФИПС обо всех, даже самых малейших, изменениях в ваших реквизитах: в полном наименовании, адресе места нахождения, а также в адресе для переписки.

Письмо-согласие

В случае, когда правообладатель «мешающего» товарного знака активно функционирует, то придется пойти более тернистыми путями. Наименее трудозатратный путь – получение письма-согласия. Если ваше обозначение и «мешающий» товарный знак не тождественны, а лишь сходны до степени смешения, а товары и услуги не идентичны, а скорее однородны, тогда можно разрешить конфликт с помощью получения письма-согласия.

Письмо-согласие – это документ, который составляется в произвольной форме от имени правообладателя, в котором он отмечает, что не имеет претензий против регистрации данного обозначения в отношении конкретных видов товаров и услуг.  Такой документ будет учтен экспертизой только в том случае, если регистрация вашего товарного знака не приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя продуктов, маркированных вашим обозначением и «мешающим» товарным знаком.

Как правило, процедура получения этого письма выглядит следующим образом. Мы находим адрес электронной почты или телефон правообладателя, по которому можно связаться с руководителем компании. Сообщаем ему о своем намерении зарегистрировать конкретный товарный знак и то, что для достижения этой цели нам необходимо получить его согласие, а от него потребуется только подписать письмо, проект которого мы пришлем в ближайшее время. После чего события могут развиваться по-разному. Некоторые правообладатели охотно соглашаются на предоставление такого документа даже на безвозмездной основе, другие же сходу или через некоторое время называют сумму, за которую готовы дать свое согласие. Суммы могут разниться от 5 000 руб.  до сотен тысяч в зависимости от степени заинтересованности самого правообладателя, а также его подкованности в вопросах охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Очень важно при проведении переговоров не навредить самому себе, вызвав негативные эмоции у правообладателя в отношении этого письма. Не каждый правообладатель может адекватно отреагировать на желание третьего лица зарегистрировать товарный знак «как у него». Если вам удастся зарегистрировать товарный знак даже после неудачной попытки получения письма-согласия, то всегда будет риск того, что правообладатель узнает об успешной регистрации и начнет обращаться к вам с угрозами или сразу с судебными исками с требованием прекратить использование товарного знака.

После получения оригинала письма-согласия мы направляем его в ФИПС вместе с заявочной документацией или в ответ на поступивший запрос. Дальше остается только ожидать, учтет ли его эксперт при вынесении решения о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Досрочное прекращение в связи с неиспользованием

Еще одним способом устранения препятствия в виде товарного знака является досрочное прекращение его действия в следствие неиспользования в течение 3-х последних лет.

Когда в результате анализа невозможно установить связь товарного знака и его правообладателя (товарный знак не используется на сайте, в каталогах, рекламе, документации и пр.), можно предположить, что он не использует свой товарный знак. Если он действительно не делает этого в течение 3-х последних лет, то у нас есть возможность досрочно прекратить его действие.

Однако эта процедура боле трудоемкая, по сравнению с досрочным прекращением действия товарного знака по причине ликвидации юридического лица. Прекратить товарный знак по неиспользованию можно только в судебном порядке. Но есть и хорошая новость – бремя доказывания использования товарного знака лежит на ответчике. Это означает, что заявитель вправе только указать на сам факт неиспользования и его длительность, а ответчик должен будет доказать его использование.  Но один неприятный момент все же присутствует. Для того, чтобы заявление было рассмотрено судом заявитель должен доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака и последующем его использовании от своего имени. В качестве доказательств можно собрать документы, подтверждающие то, что вы совершили необходимые приготовления для использования товарного знака. Например, разработали техническую и конструкторскую документацию и вот-вот готовы начать производство продукции.

Эта процедура также представляет собой значительный риск. Вы прямо заявляете правообладателю о том, что используете сходное или тождественное обозначение, приводите доказательства своей заинтересованности в его регистрации. А если правообладателю все же удастся доказать использование товарного знака, то он вряд ли даст вам в дальнейшем спокойно использовать обозначение. Вероятно, он вам в том же судебном порядке запретит вести деятельность под этим обозначением.

Доработка обозначения

Еще одним возможным способом обхода препятствия в виде «мешающего» товарного знака является доработка обозначения. В тех ситуациях, когда сходство обозначений сомнительно (не помогают ни критерии, ни голосование в тесном кругу специалистов), а реализация какого-либо из вышеперечисленных способов представляется невозможной или нецелесообразной, мы принимаем решение о необходимости доработки обозначения для повышения шансов регистрации.

Возможными направлениями для доработки являются следующие:

• изменение только буквенного состава
• добавление графической части
• изменение смыслового значения слова

Как мы и отмечали ранее, подобная доработка не является гарантом успеха, в каждом конкретном случае необходимо выбирать наиболее надежный вариант. К сожалению, оценить степень надежности возможно только в каждом конкретном случае, исходя из особенности сравниваемых обозначения, их изначальной степени сходства и прочего.

При разработке стратегии регистрации товарного знака мы каждый раз учитываем множество обстоятельств, чтобы выбрать наиболее оптимальный путь обхода или устранения препятствия с точки зрения временных, трудовых и финансовых затрат, которые предполагает собой выбранный путь.