Досрочное прекращение товарного знака в связи с неиспользованием

Может ли кто-то прекратить действие товарного знака? Может быть на вас уже подали иск о досрочном прекращении на основания неиспользования? Почему вообще третьи лица могут прекратить действие вашего товарного знака, если вы используете его уже давно? Давайте разбираться.

Товарный знак регистрируется сроком на 10 лет с возможностью продления. Однако его охрана может быть прекращена досрочно, если товарный знак не используется непрерывнов течение 3 лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Товарный знак может использоваться как самим правообладателем, так и его лицензиатами.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации правообладатель обязан  использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Использование товарных знаков призвано обеспечивать их реальное функционирование в гражданском обороте.

Неиспользование в течение любых 3-х лет после даты регистрации может повлечь прекращение действия третьими лицами через суд. Процедура досрочного прекращения действия товарного знака имеет заявительный характер, т.е. правовая охрана может быть прекращена только по иску заинтересованного лица. Заинтересованным считается лицо, которое имеет реальное намерение использовать тождественное или схожее обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Роспатент не следит используется товарный знак или нет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны может быть принято только судом при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Этапы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака:

1) заинтересованное лицо направляет предложение (претензию) правообладателю отказаться от части неиспользуемых товаров и услуг или заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак;

2) если в течение двух месяцев со дня направления претензии правообладатель не даст ответ или ответит отказом, заинтересованное лицо обращается в суд с иском. На подачу соответствующего заявления дается 30 дней;

3) суд назначает дату заседания. В ходе судебного разбирательства необходимо:

- истцу доказать факт заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны;
- ответчику (правообладателю) — факт использования товарного знака в отношении каждого товара или услуги, для которых он зарегистрирован;

4) суд выносит решение об удовлетворении требований или отказе в удовлетворении требований. Решение может быть оспорено в кассационном порядке. 

На практике возникают ситуации, когда правообладатель уверен, что использует товарный знак, но суд решает иначе и прекращает правовую охрану товарного знака.  Такая ситуация может возникнуть, когда обозначение используется в виде, отличающемся от зарегистрированного. 

По общему правилу защита распространяется на товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован. Однако, п. 2 ст. 1486 ГК РФ допускает, что товарный знак может быть использован с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака.

Конкурент использует Ваш товарный знак. Что делать?

Существенными являются изменения:

- словесного элемента, в том числе изменение вида алфавита, добавление слабого или сильного элемента, изменение самого названия;

- доминирующего изобразительного элемента.

Допускается существование незначительных различий между зарегистрированным товарным знаком и фактически используемым обозначением. При этом такие отличия не должны изменять характерных черт товарного знака.

Рассмотрим возможные изменения подробнее.

1. Изменение языка (алфавита):

Изменение используемого алфавита, которым выполнен товарный знак, считается существенным. Например, изменение букв кириллического алфавита на буквы латинского и наоборот.

Пример из судебной практики:

Спорный товарный знак  № 217820

Дело № СИП-745/2021 Фактически обстоятельства: У правообладателя зарегистрирован товарный знак «ГОРЫНЫЧ». Обозначение, выполненное буквами кириллического алфавита, использовалось в различной документации. При этом правообладатель для маркировки части товаров использовал обозначение «GORYNYCH». Решение суда: В гражданский оборот вводился товар с маркировкой «GORYNYCH».Обозначение «GORYNYCH» отличается от зарегистрированного товарного знака «ГОРЫНЫЧ». Использование обозначения на ином языке меняет существо знака.

2. Добавление слабого элемента

Спорный товарный знак № 599032

Дело № СИП-343/2020 Фактически обстоятельства: У правообладателя зарегистрирован товарный знак “ОКУЛЮС OCULUS”. Фактически использовалось обозначение «VetOculus». Решение суда: Правовая охрана обозначения досрочно прекращена. Суд первой инстанции посчитал, что используемое обозначение «VetOculus» дополнено словесным элементом «Vet», что по существу отсылает к сфере ветеринарии. Данное обозначение отличается от зарегистрированного обозначения по визуальному, семантическому и фонетическому критерию.  Добавление слабых элементов, меняет существо товарного знака. Несмотря на то, что используется обозначение «VetOculus», схожее до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Oculus», суд принял решение о досрочном прекращение регистрации товарного знака в связи с неиспользованием.

Изменение комбинированного товарного знака

1. Использование одного из элементов комбинированного товарного знака

В случае использования только изобразительного или словесного элемента комбинированного товарного знака для решения вопроса меняет ли такое изменение сущность товарного знака важно оценивать какой из элементов занимает доминирующее положение.

При определении доминирующего элемента следует оценивать:

- размер элемента по сравнению с другими элементами обозначения (доминирующий элемент, как правило, более крупный);
- цветовое исполнение (доминирующий элемент, как правило, ярче или выполнен в цвете, отличном от остальных элементов);
- расположение в обозначении (доминирующий элемент чаще расположен по центру);
- оригинальность шрифта и дизайна (доминирующий элемент имеет оригинальное исполнение).

Главный фактор — общее впечатление. Доминирующее положение занимает тот элемент, который привлекает к себе больше внимания.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается. Использование только словесного элемента, занимающего доминирующее положение, с большей вероятностью не признают существенным изменением.

В указанном ниже деле по товарному знаку “РАДУГА” при принятии решения суд исходил из того, что словесный элемент занимает доминирующее положение и может быть использован отдельно.

Спорный товарный знак № 418816

Дело № СИП-380/2015 Фактически обстоятельства: Правообладатель использовал лишь одно название  «Радуга» без оригинального обрамления. Решение суда: Правовая охрана была досрочно прекращена в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых не был доказан факт использования. Суд первой инстанции посчитал, что использование лишь словесного элемента не влияет на его отличительный характер и не является изменением, меняющим суть товарного знака.  Кассационный суд оставил решение без изменения.

 Суд установил, чтоцентральное доминирующее положение в спорном товарном знаке занимает именно словесный элемент «Радуга», расположенный в центре. Изобразительный же элемент представляет собой просто рамку для этого словесного элемента, выполненную тонкими черными линиями в форме волны и завитков, не имеющую высокой степени оригинальности.

Использование только изобразительного элемента, не занимающего доминирующее положение, признают существенным изменением обозначения.

Спорные товарные знаки № 447369; 447228

Дело № СИП-335/2017 Фактически обстоятельства: В рекламных буклетах и документах использовался только изобразительный элемент «  ». Словесный элемент использовался в качестве доменного имени и адреса электронной почты. Решение суда: Правовая охрана была прекращена досрочно. Обозначение, представляющее только изобразительный элемент,   существенно отличается от оспариваемого товарного знака, поскольку значительно влияющей на его общее восприятие является словесный элемент «SIBENERGOMASH». Само по себе использование обозначения в доменном имени и адресе электронной почты еще не является использованием товарного знака применительно к положениям о последствиях неиспользования товарного знака, поскольку такое использование не связано с введением товаров в гражданский оборот.

2. Изменение изобразительного элемента комбинированного обозначения

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товаров и услуг наряду со словесным элементом. Как было сказано ранее, степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Значительное изменение изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение, повлечет изменение сути товарного знака.

Спорный товарный знак № 217973

Дело № СИП-970/2014 Фактически обстоятельства:  Правообладателем был проведен ребрендинг. Товарный знак использовался на продукции в измененном виде. Вместо мужчины и женщины в национальных нарядах на новых этикетках был изображен мужчина в поварском колпаке, что концептуально отличается от изобразительного элемента зарегистрированного товарного знака. Решение суда:  Правовая охрана была досрочно прекращена в отношении части товара 30 класса МКТУ "пицца". Суд пришел к выводу о том, что произведенная правообладателем в процессе использование товарного знака замена изобразительного элемента меняет сущность товарного знака. При этом сохранение в неизменном виде словесного элемента, не являющегося фантазийным, не влияет на данный вывод суда.

Незарегистрированный товарный знак - проблема или нормальное явление

Стоит учитывать, что в отношении каждого спорного обозначения ситуация рассматривается и оценивается индивидуально. Специфика споров, связанных с товарными знаками, в их субъективности, т.к. любое обозначение оценивается людьми, и их восприятие одних и тех же вещей может существенно отличаться.

Помимо этого отсутствуют законодательно закрепленные критерии оценки существенных изменений, в связи с чем субъективность восприятия может привести к разным решениям в схожих, на первый взгляд, ситуациях.

Однако из анализа судебной практики можно сделать несколько выводов о том, какие изменения чаще всего признаются существенными:

1)    изменение вида алфавита;

2)    добавление слабых или сильных элементов к зарегистрированному обозначению;

3)    использование лишь одного из элементов комбинированного обозначения, не занимающего доминирующего положения;

4)    замена или значительное изменение одного из элементов комбинированного обозначения.

Несущественными можно считать:

1)    незначительное изменение шрифта;

2)    изменение регистра;

3)    использование только доминирующего элемента комбинированного товарного знака.

Мы рекомендуем использовать товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, или регистрировать несколько вариантов. Товарный знак может использоваться в виде отличном от того, в котором он был зарегистрирован, но в таком случае возникает риск, что третьи лица могут начать судебный спор о досрочном прекращении правовой охраны.

Согласно отчету о работе СИП в 2023 году споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования составили почти 39% от общего количества дел, рассмотренных Судом по первой инстанции. И половина решений была вынесена в пользу истца, то есть правовая охрана была прекращена.

Даже если суд примет решение в вашу пользу, любое судебное разбирательство является эмоционально и финансово затратной процедурой.

Лучшее решение подобной проблемы — это своевременная регистрация изменений товарного знака, даже незначительных.

С этим мы Вам поможем. Расскажем в каких случаях необходима новая регистрация, стоит ли регистрировать все вариации логотипа или достаточно одного, как не нарушить права третьих лиц и не потерять свой товарный знак.