Отчуждение исключительного права на товарный знак – довольно распространенная практика. Такая процедура возможна, поскольку данное право принадлежит к объектам товарно-денежных отношений. Это означает, что лицо, имеющее право на товарный знак, в любой момент может осуществить его отчуждение. Общепринятой формой данной процедуры является договор отчуждения на товарный знак.

Какие особенности имеет договор отчуждения на товарный знак

Договор отчуждения исключительного права на товарный знак по своей форме основывается на том же принципе, что и договор купли-продажи (статьи 454–491 Гражданского кодекса РФ). После того, как данное соглашение на отчуждение товарного знака заключено, стороны практически не связаны какими-либо обязательствами. Единственное существенное условие заключается в том, что сторона, отказавшаяся от прав на товарный знак, обязана воздерживаться от его применения. Вторая сторона выступает в качестве приобретателя исключительного права.

С практической точки зрения важно подписание отдельного договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак, к примеру, в случае приватизации предприятия или его продажи, в имущество которого включены и права на обозначения, индивидуализирующие продукцию предприятия, его работы и услуги (статья 132 ГК РФ).

Здесь необходимо вновь обратиться к Гражданскому Кодексу (статья 559, пункт 2), где говорится, что если другое не подразумевается по договору продажи предприятия, то право на товарный знак продающей стороны передается стороне покупателя. При этом согласно пункту 1 статьи 559 организация как полный имущественный комплекс становится собственностью покупающей стороны.

Но право собственности на исключительное право у стороны покупателя возникнуть не сможет, тем более что и сам факт договоренности, касающейся отчуждения исключительного права без соответствующей регистрации в ФИПС будет недействительным. Следовательно, само по себе право на товарный знак должно переходить к покупателю по отдельному договору отчуждения на товарный знак с обязательным указанием о нем в соглашении о продаже предприятия.

Суть договора отчуждения на товарный знак проста – правообладатель передает (или берет обязательство передать) приобретателю все исключительные права на товарный знак в отношении части или всех товаров, для индивидуализации которых он регистрировался (пункт 1 статьи 1488 ГК РФ). Такой контракт может быть возмездным или безвозмездным в том случае, если права были переданы в форме договора дарения.

Отчуждение исключительного права на товарный знак выражается в том, что права на него перестают принадлежать прежнему правообладателю и переходят к новому. С установленной даты прежний правообладатель уже не имеет права использовать товарный знак по отношению к тем товарам, которые он указал в договоре отчуждения.

Договор отчуждения исключительного права на товарный знак содержит следующие элементы:

  • стороны соглашения;
  • предмет договора;
  • цена (если контракт возмездный);

Сторонами договора признаются правообладатель и правоприобретатель. Правообладателями могут быть: физическое лицо, зарегистрированное как ИП, коммерческая или некоммерческая организация.

Те же могут быть и приобретателями исключительного права на товарный знак.

Публичные образования (РФ, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), а также лица, не зарегистрированные как ИП, не вправе заключать договор об уступке товарного знака.

Предметом договора отчуждения на товарный знак будет исключительное право на товарный знак.

Исходя из первого пункта статьи 1488 Гражданского кодекса, возможны два варианта, с помощью которых осуществляется отчуждение права на товарный знак.

Первый вариант заключается в том, что отчуждение будет произведено только в отношении какой-то части товаров. Иными словами, прежний правообладатель будет и далее использовать товарный знак, но только в отношении продукции, не указанной в договоре отчуждения. Такую процедуру иногда называют мнимым отчуждением исключительного права на товарный знак.

Второй вариант заключается в том, что правообладатель полностью передает все свои права на товарный знак в отношении всех категорий продукции, для которой он зарегистрирован. Эту процедуру справедливо называют полным отчуждением права на товарный знак. Совершив ее, прежний правообладатель уже не вправе пользоваться этим товарным знаком.

Предмет договора отчуждения прав на товарный знак – это значимое его условие.

Особенно важным пунктом и итогом договоренности сторон при возмездном договоре отчуждения исключительного права на товарный знак является его стоимость (статья 1234 ГК РФ). На сегодняшний день нет единых правил того, как ее рассчитывать, но в экономической литературе указаны три основных подхода к оцениванию товарных знаков: затратный, доходный, рыночный.

Затратный – расчет затрат, которые понадобились для создания и поддержания в силе товарного знака.

Доходный, при котором расчет затрат проводится при помощи оценки нематериальных активов по правилам бухучета.

Рыночный – оценивание товарного знака происходит путем сравнения с уже имеющимися на рынке подобными сделками.

Срок договора отчуждения исключительного права на товарный знак – условие, далеко не такое существенное, как уже указанные выше, и обычно определяется периодом действия исключительного права на товарный знак. А если учесть, что право на товарный знак можно своевременно продлевать каждые 10 лет, то можно назвать действие права на товарный знак бессрочным. Соответственно, исключительное право на товарный знак по договору отчуждения передается на время, которое осталось после первоначальной или продленной регистрации права.

Договор о передаче исключительного права на товарный знак следует обязательно заключать в письменной форме и проходить процедуру государственной регистрации (пункт 2 статьи 1234, пункт 2 статьи 1232 ГК РФ).

Продление товарного знака

 
 

В каких случаях договор отчуждения права на товарный знак может ввести в заблуждение

Ввиду того, что товарный знак многими потребителями воспринимается как принадлежащий конкретному производителю, при замене правообладателя по договору отчуждения вероятна возможность введения покупателей в заблуждение. Во избежание подобной ситуации законом установлено, что договор отчуждения исключительного права на товарный знак не должен быть заключен в тех случаях, если он может стать основанием для возникновения обстоятельств, когда потребитель будет заблуждаться относительно изготовителя или его товара. Данное правило указано в пункте 2 статьи 1488 Гражданского кодекса.

Случается, что договор отчуждения может быть признан недействительным, если установлено, что товарный знак, передаваемый на его основе, вводит в заблуждение потребителя. Это возможно в тех ситуациях, когда товарный знак включает один из следующих элементов:

  • обозначение, включающее символику государства (флаг, греб, эмблему);
  • официальное название государства или международной организации либо их символику;
  • знаки отличия (гарантийное или контрольное клеймо, награда, печать и т. д.) или сходные с ними до степени смешения обозначения, которые содержались в товарном знаке в качестве неохраняемого элемента, но утратили силу в связи с договором отчуждения;
  • обозначение, которое указывает место производства или реализации продукции, которые были включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, но не могут использоваться с договором отчуждения, поскольку новый правообладатель географически находится в другом месте;
  • обозначение, которое воспроизводит или включает название объектов культурного или природного наследия РФ либо мирового значения, а также их изображения, которые были включены в товарный знак по согласию собственника, но не могут использоваться в связи с договором отчуждения лицом, не имеющим согласия собственника.
  • обозначение, включающее название места, откуда происходит товар, которое было включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, но не может использоваться с договором отчуждения, поскольку новый правообладатель не имеет права пользоваться этим наименованием места происхождения товара.

Договор отчуждения на товарный знак также может быть признан вводящим в заблуждение, когда его предметом являются права на:

  • группы товаров при наличии аналогичных, отчуждение прав на товарный знак которых договор не предусматривает, оставляя их за правообладателем;
  • товарный знак, который признан общеизвестным в установленном порядке;
  • товарный знак, воспроизводящий промышленный образец, право на который остается за первоначальным правообладателем, поскольку не является объектом договора отчуждения;
  • товарный знак, который частично или полностью воспроизводит наименование организации, принадлежащей бывшему правообладателю отчуждаемого товарного знака и сохраняющему право на фирменное наименование.

Оценить, вводит ли покупателей в заблуждение данный договор отчуждения на товарный знак или нет, правомочен ФИПС. Оценивание осуществляется при регистрации договоров отчуждения исключительного права на товарный знак.

Не стоит путать вводящий в заблуждение договор отчуждения интеллектуального права на товарный знак и вводящую в заблуждение регистрацию товарного знака. С нормами, определяющими, какие товарные знаки регистрировать нельзя, можно подробнее ознакомиться в статье 1483 Гражданского кодекса.

Ответственность по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак

Стороны, заключившие договор отчуждения на товарный знак, несут такую же ответственность, что предусмотрена общей моделью договоров. Другими словами, в отношении договора отчуждения на товарный знак не действуют какие-либо дополнительные требования или регламенты. С законодательной точки зрения такой договор эквивалентен любому другому договору купли-продажи или дарения. Это означает, что в отношении сторон действуют правила, которые содержатся в главе 25 Гражданского кодекса – разумеется, учитывая суть обязательств, которые стороны приняли на себя.

Единственное правило, которое является исключением, содержится в пункте 5 статьи 1234 Гражданского Кодекса. Исходя из него, если правообладатель отказался выплатить стороне, передающей права на товарный знак, вознаграждение в установленный по договору отчуждения срок, то права могут быть возвращены в судебном порядке. В случае передачи прав истец имеет все шансы получить компенсацию за понесенные в ходе всей процедуры финансовые убытки.

В тех случаях, когда исключительное право не успело по договору отчуждения перейти к новому правообладателю, прежний правообладатель может в судебном порядке потребовать возвращения исключительных прав на товарный знак. Кроме того, он имеет право взыскать еще и финансовые убытки, которые были понесены им в ходе всей процедуры.

Но пункт 5 статьи 1234 – это не единственная мера защиты, которую может применить прежний правообладатель. В случае необходимости он также может руководствоваться статьей 12 Гражданского кодекса.

Таким образом, по договору отчуждения приобретатель исключительных прав на товарный знак может быть обязан возместить финансовые убытки, которые понес правообладатель из-за того, что приобретатель вовремя не совершил (или совершил, но ненадлежащим образом) действия, которые требовались от него по договору отчуждения.

Заключение договора об отчуждении на товарный знак требует серьезной подготовки, поэтому лучше довериться в этом вопросе профессионалам нашей компании «Царская привилегия». Получить бесплатную консультацию по вопросам получения патентов вы можете по телефону 8 (800) 222-90-53.

Также вы можете обратиться в головной офис нашей компании в г. Екатеринбурге или в представительство в г. Москве.