Модификация ПО: подводные камни для правообладателя

В эпоху цифровизации программы для ЭВМ (далее – «Программное обеспечение», «ПО») становятся все более популярны среди других объектов интеллектуальных прав. Такие объекты имеют свои особенности: они постоянно дорабатываются и улучшаются. Разработчикам и правообладателям важно знать, как определяется правовое положение такой «улучшенной» программы и какими способами ее защитить.

Представим следующую ситуацию: разработчик создает программу для бизнеса, а затем передает право ее использования по лицензионному договору своему партнеру. Они договариваются, что партнер сможет модифицировать программу по своему усмотрению, что и прописывают в договоре. Затем партнер, воспользовавшись своим правом на модификацию, добавляет несколько строк в код программы и создает тем самым новую программу, к примеру, для сопровождения сделок в банковской сфере. Он заключает несколько лицензионных договоров в отношении новой программы с крупными государственными корпорациями. Модифицированная программа приобретает популярность и пользуется значительным спросом. В результате партнеру поступает прибыль в больших объемах, а первоначальный разработчик остается ни с чем, даже не имея возможности заявить о нарушении своих прав, так как при заключении договора не оценил все риски.

О том, что делать в таких ситуациях и как их не допустить, мы расскажем в этой статье.

Понятие модификации, отличие от адаптации

Для начала стоит разобраться с понятием модификации и его отличием от адаптации. Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ понимаются любые изменения, в том числе перевод такой программы с одного языка на другой язык, за исключением адаптации.

Под адаптацией, в свою очередь, понимается внесение изменений, осуществляемое исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя (пп. 9 п. 1 ст. 1270 ГК РФ).

Следовательно, любое изменение программы, даже незначительное, является именно модификацией программы, если только изменение не осуществлялось для работы программного обеспечения у конкретного пользователя на конкретном устройстве. В процессе модификации создается производное произведение, на которое у нового автора есть собственное исключительное право, охраняемое законом (п.1 ст. 1260 ГК РФ).

При этом с технической точки зрения такое толкование представляется не совсем верным, ведь зачастую регулярные обновления ПО, исправления ошибок и другие изменения не являются настолько существенными, чтобы можно было говорить о создании новой программы.

Судебная практика по вопросу модификации ПО

Единый подход к вопросу модификации и адаптации ПО не выработан и в судебной практике. Предлагаем рассмотреть несколько интересных судебных позиций по данной теме.

1. Дело № А40-154016/2014

Фактические обстоятельства дела

• Истец и ответчик (правообладатель) заключили лицензионный договор на использование программы для ЭВМ
• Истец заключил с ответчиком договор на выполнение работ по переработке программы.

В результате работ возник спор о правовой природе изменений:

по мнению истца, результатом стала модификация ПО

• по мнению ответчика, изменения представляли собой адаптацию ПО.

Позиция суда

Если результат работ представляет собой модифицированную программу, она может рассматриваться как производное произведение. При этом принадлежность исключительного права определяется с учётом закона и условий договора.

Под модификацией в рассматриваемом деле понимались изменения функциональности программы, появление новых свойств и возможностей, автоматизация ранее неавтоматизированных ручных операций и другие доработки, выходящие за пределы адаптации.

К работам, относящимся к модификации, суд отнёс:

• изменение существующих алгоритмов решения задач;
• автоматизацию существующих процедур;
• создание новых алгоритмов решения задач и разработку нового функционала.

К адаптации были отнесены работы по передаче данных (миграции данных), поскольку они не вносят изменений в алгоритмы и не создают новые алгоритмы решения задач.

Требования истца

Запретить ответчику распоряжаться спорной программой и использовать её.

Решение суда

Суд признал за истцом исключительное право на переработанное произведение.

2. Дело № А40-102447/2020

Фактические обстоятельства дела

Ответчиком были созданы две программы для ЭВМ:

• по договору подряда для истца
• в рамках собственной разработки компании.

Обе программы зарегистрированы в Роспатенте. Истец считал, что ответчик незаконно создал и зарегистрировал программу для ЭВМ, являющуюся производной от программы истца.

Позиция суда

Само по себе соответствие целей и функций одной программы целям и функциям другой программы не может служить основанием для вывода об их тождественности. Одним из ключевых критериев при установлении заимствования является идентичность исходного текста (исходного кода) программ.

При проведении судебной экспертизы эксперт учитывал общие признаки программ для ЭВМ, но не дал прямого ответа относительно сходства совпадающих участков кода. Кроме того, не была учтена возможность маскировки кода программы истца, использованного в программе ответчика.

Требования истца

• Запретить ответчику распоряжаться спорной программой и использовать её
• Опубликовать на официальном сайте ответчика решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Решение суда

При повторной экспертизе были обнаружены признаки маскировки кода программы истца в программе ответчика. Суд удовлетворил требования истца.

3. Дело № А40-90889/2021

Фактические обстоятельства дела

У истца и ответчика были зарегистрированы программы для ЭВМ в Роспатенте. Истец считал, что программа ответчика является копией модифицированной версии его программы.

При этом модифицированная версия программы истца в Роспатенте зарегистрирована не была.

Позиция суда

В силу специфики программ для ЭВМ показателями творческого характера и существенности изменений могут выступать функциональные изменения: добавление новых функций, улучшение существующих функций, а также степень и цель переработки кода.

Чтобы установить, что новая программа является переработкой исходной, необходимо доказать использование кода исходной программы. При этом изменением программы для ЭВМ с точки зрения правовой охраны могут признаваться как изменения исходного кода, так и изменения исполняемого или объектного кода.

Требования истца

• Признать недействительной регистрацию программы ответчика.
• Запретить ответчику использовать спорную программу и распоряжаться ею.
• Взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав истца.
• Удалить с сайта ответчика информацию о предоставлении услуг с помощью спорного ПО.

Решение суда

• Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Основные выводы из судебной практики

На основе анализа судебной практики можно выделить несколько особенностей защиты прав на модифицированную программу в суде.

Во-первых, при установлении сходства программ для ЭВМ используются разные подходы: сравнение функциональных характеристик и сравнение программного кода. Исследование этих признаков может помочь установить связь между программами и подтвердить факт нарушения прав на исходную программу.

При сравнении кода может возникнуть ситуация, когда его отличия обусловлены маскировкой заимствованных фрагментов. Это также необходимо учитывать в процессе доказывания.

Во-вторых, по таким делам довольно часто назначается техническая судебная экспертиза, поскольку судьи не являются специалистами в области разработки ПО. Результаты экспертизы могут стать решающими доказательствами при принятии решения. При этом эксперты не всегда корректно с правовой точки зрения применяют термины «производная программа», «переработка» и «модификация».

Способы защиты прав при модификации ПО

Если правообладатель заключает лицензионные договоры и разрешает лицензиату модифицировать программу, ему следует заранее позаботиться о защите своих прав.

Есть два основных момента, на которые стоит обратить внимание:

1. грамотное закрепление условий модификации в лицензионном договоре
2. регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Условия лицензионного договора

Если правообладатель предоставляет лицензиату право на модификацию программы, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты.

Определите понятие модификации.

Стоит определить понятие модификации, приемлемое для обеих сторон. Например, можно отдельно описать внесение изменений в исходный или объектный код, переработку кода с целью создания аналогичного либо принципиально нового функционала.

Установите ограничения на модификацию.

Можно установить ограничения для лицензиата. Среди них могут быть, например, запрет на создание производного произведения с определёнными характеристиками или запрет на внесение изменений в исходный код программы.

Ограничьте передачу права на модификацию третьим лицам.

Можно предусмотреть условие о недопустимости передачи права на модификацию третьим лицам без разрешения первоначального правообладателя.

Чем больше участников получают возможность изменять программу, тем сложнее контролировать соблюдение условий договора и использование исходного кода.

2. Регистрация в Роспатенте

Несмотря на то что регистрация программ для ЭВМ в Роспатенте не является обязательной, она может служить дополнительным доказательством сведений о программе и заявленном правообладателе.

Для защиты своих прав мы рекомендуем правообладателю регистрировать как исходную версию программы, так и последующие версии после внесения изменений самим правообладателем.

Это позволяет зафиксировать сведения о конкретных версиях программы. Однако регистрация сама по себе не гарантирует признания исключительного права на все внесённые изменения: в случае спора необходимо учитывать обстоятельства создания программы, принадлежность прав и условия договоров.

В качестве альтернативного или дополнительного способа фиксации доказательств можно рассмотреть депонирование программы на материальном носителе у нотариуса.

Подробнее о регистрации ПО читайте в статье «Регистрация программного обеспечения: этапы, время и преимущества».

Заключение

В процессе изучения особенностей модификации программ может сложиться впечатление, что их правовая защита достаточно затруднительна или даже невозможна. Однако не стоит отказываться от такого эффективного и потенциально прибыльного способа использования программного обеспечения.

Команда «Царской привилегии» готова помочь вам с анализом и разработкой лицензионных договоров, регистрацией новых версий программ в Роспатенте и защитой нарушенных прав на модифицированную программу в суде.

Если у вас остались вопросы о защите программного обеспечения, обратитесь к специалистам по интеллектуальной собственности за консультацией.