Регистрация товарных знаков в Китае

Китай занимает важное место в торговых отношениях с Россией. Многие продавцы закупают готовый товар в Китае или заказывают производство на китайских заводах. Если в Россию товар ввозится no name (без бренда), то проблем с правами на товарный знак не возникает. Но часто товар маркируется сразу на заводе или перед пересечением границы. В таком случае важно вовремя зарегистрировать товарный знак на территории Китая.

Зарегистрировать товарный знак в Китае можно двумя способами: Международная регистрация по Мадридской Системе и национальная регистрация в Китае. Рассмотрим оба варианта.

Регистрация товарного знака в Китае по Мадридской Системе

Зарегистрировать товарный знак в Китае по Мадридской Системе можно, если имеется поданная заявка на регистрацию товарного знака в Роспатенте (базовая заявка) или уже зарегистрирован товарный знак (базовый товарный знак) в Роспатенте. В международной заявке должен быть указан тот перечень товаров и/или услуг, который указан в базовой заявке или в базовом товарном знаке. Данный перечень можно сократить, но не расширить.

Перед подачей мадридской заявки необходимо провести предварительную проверку обозначения в странах, в которых планируется регистрировать товарный знак. Если на данном этапе не выявлены препятствия, то готовятся документы на подачу заявки на международную регистрацию. Документы подаются в Роспатент (Ведомство происхождения), а он в свою очередь направляет комплект заявочной документации во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). ВОИС проводит только формальную экспертизу и регистрирует мадридскую заявку на товарный знак в Международном Реестре и публикует в Информационном бюллетене ВОИС. ВОИС также уведомляет Ведомство Китая и других стран, указанных в мадридской заявке, о проведении экспертизы по существу. Нормативный срок проведения экспертизы составляет 12–18 месяцев. Исходя из нашей практики экспертиза в национальных ведомствах длится 6–7 месяцев. 

Этапы регистрации товарного знака по Мадридской Системе:

1. Проверка обозначения перед подачей мадридской заявки на товарный знак; 

2. Подача мадридской заявки в Ведомство происхождения (Роспатент) на основе базовой заявки или базового товарного знака;

3. Формальная экспертиза (ВОИС);

4. Регистрация мадридской заявки в Международном Реестре товарных знаков ВОИС;

5. Экспертиза по существу (проводится Ведомствами тех стран, которые указаны в Мадридской заявке). Срок: 6-18 месяцев.

Национальная регистрация товарного знака в Китае

Регистрацию товарных знаков в Китае осуществляет Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая (CNIPA, далее – Ведомство). В целом, процедура схожа с процедурой регистрации товарных знаков в Роспатенте, однако имеет особенности, о которых речь пойдет ниже.

Средний срок регистрации товарного знака составляет 8–12 месяцев. Но стоит учитывать, что Ведомство может вынести отказ по абсолютным или относительным основаниям.

Процедура регистрации товарных знаков в Китае состоит из нескольких этапов.

1. Разработка обозначения на регистрацию в качестве товарного знака.

Здесь может быть масса вариантов от самостоятельной до дизайнерской разработки обозначения. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, комбинированные (словесный элемент + изображение) товарные знаки и нетрадиционные виды товарных знаков. К нетрадиционным видам товарных знаков относятся звуковые, позиционные, цветовые и объемные товарные знаки. Однако, нетрадиционные товарные знаки регистрировать гораздо сложнее, поскольку к ним предъявляют более жесткие требования.

Таблица 1. Примеры зарегистрированных товарных знаков в Китае

Словесный ТЗ № 752875	Изобразительный ТЗ № 41626638	Комбинированный ТЗ № 1227462
Звуковой ТЗ № 14503615	Цветовой/позиционный ТЗ № G1031242	Объемный ТЗ № 19119659

 При разработке словесных обозначений нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, словесное обозначение необходимо адаптировать под китайский рынок. Оно должно быть максимально понятно, легко восприниматься и быть благозвучным для потребителей китайского рынка. При ведении бизнеса китайцы придают огромное значение благозвучию слов (это относится только к обозначениям, выполненным иероглифами). Во-вторых, желательно регистрировать словесные обозначения в разных вариантах – на латинице, кириллице и иероглифами. Такая стратегия позволит максимально обезопасить свои обозначения от «патентных троллей» и незаконного использования третьими лицами.

Успешный кейс

Всем известен бренд «HERMES». В Китае у них зарегистрировано большое количество товарных знаков. Например: «» (номер регистрации: 248937; дата регистрации: 30.04.1986), «» (номер регистрации: 14581025; дата регистрации: 14.08.2015) и «» (номер регистрации: G1152906; дата приоритета: 20.11.2012). Данный пример свидетельствует о том, что компания зарегистрировала все возможные словесные варианты в качестве товарного знака. Соответственно, если кто-то будет подавать сходные обозначения или содержащие в себе производные от «HERMES» и/или «爱马仕», правообладатель вправе подать возражение на этапе рассмотрения заявки или после регистрации.

Неуспешный кейс

Американская компания «New Balance» решила зарегистрировать товарные знаки в Китае. Одним из предполагаемых обозначений на регистрацию было «新百伦» (официальное название бренда «New Balance» на китайском языке). Как выяснилось позже, третье лицо уже зарегистрировало такие товарные знаки в Китае «新百伦» (XinBaiLun) № 4100879 (дата регистрации: 07.01.2008), «百伦» (BaiLun) № 865609 (дата регистрации: 21.08.1996) и его все возможные варианты на китайском языке в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно «спортивная одежда; спортивная обувь». Представители компании неоднократно обращались в суд, чтобы прекратить правовую охрану зарегистрированных товарных знаков. Но все действия компании были безуспешны, так как в Китае действует принцип «первенства при подаче заявки» (first-to-file system). Право преждепользования никто не просит доказывать на территории КНР, как это требует Ведомство по товарным знакам и патентам США. В результате компания понесла колоссальные убытки, и суд постановил выплатить компенсацию китайскому правообладателю.

Данный случай является классическим примером ситуации, когда компания вовремя не зарегистрировала свои товарные знаки, а третье лицо воспользовалось этой ситуацией и зарегистрировало их на свое имя.

2. Предварительная проверка обозначения. На данном этапе подбираются товары/услуги по классификации МКТУ. С 01 по 34 классы включительно относятся товары, с 35 по 45 классы МКТУ – услуги. Однако, классификация товаров и услуг в Китае имеет особенность: внутри каждого класса МКТУ есть свои подклассы товаров и услуг. Основным документом для подбора классов МКТУ является «Перечень однородных товаров и услуг» （类似商品和服务区分表）. Версия документа доступна только на китайском языке. Данный документ составлен на основе действующей версии Ниццкой классификации. По мере внесения изменений в Ниццкую классификацию, в «Перечень однородных товаров и услуг» также вносятся изменения.

3. Подача обозначения на регистрацию. Патентные поверенные готовят заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака и подают в Национальное Ведомство. Заявка подается только на китайском языке. В основном заявки подаются в электронном виде. Пошлина за подачу заявки на регистрацию товарного знака составляет 270 юаней, при условии, что в заявку включено не более 10 товаров и/или услуг. Если количество товаров и/или услуг в одном классе МКТУ больше 10, необходимо за каждый дополнительный товар и/или услугу доплачивать пошлину в размере 27 юаней. Заявку можно подавать от имени юридического лица, физического лица или нескольких лиц (совместная заявка). В последнем случае правообладателями на товарный знак будет являться несколько лиц, и все эти лица будут иметь одинаковые исключительные права на товарный знак. Обращаем внимание, что делопроизводство по заявкам в Китае осуществляется только зарегистрированными патентными поверенными на территории Китая.

Желательно подавать заявку на регистрацию товарного знака не по нескольким классам, а по одному. При подаче заявки по нескольким классам, увеличивается риск получения отказа в регистрации товарного знака в Китае. Если Ведомство Китая обнаружит хотя бы по одному из заявленных классов МКТУ препятствия, делопроизводство по этой заявке приостановят. Придется отказываться от класса МКТУ или сокращать перечень товаров/услуг. Подать выделенную заявку на те классы, по которым не было выявлено препятствий на регистрацию, не получится. Получить письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по определенным классам МКТУ, как в РФ, тоже не получится. Китай не практикует вышеуказанные подходы, и они отсутствуют в «Законе о товарных знаках Китая». В данном случае придётся подавать новую заявку на регистрацию товарного знака в Китае.

4. Экспертиза заявленного обозначения. После подачи заявки на регистрацию начинается этап экспертизы по существу (ЭЗО). Данный этап длится около 6 месяцев. Эксперты проверяют обозначение на наличие абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации. После истечения данного срока Ведомство направляет предварительное решение о результатах проверки обозначения. В данном уведомлении указано, что либо обозначению предоставляется правовая охрана, либо выносится предварительный отказ в регистрации товарного знака. В последнем случае можно предоставить мотивированный ответ, и Ведомство рассмотрит его. Срок предоставления ответа на отказ в регистрации товарного знака составляет 15 дней с даты направления такого предварительного решения и не продлевается. Если вовремя не предоставить ответ, то Ведомство вынесет отказ в регистрации товарного знака.

5. Публикация обозначения в бюллетене. После того как закончился этап экспертизы заявленного обозначения, обозначение публикуется в еженедельном бюллетене. С даты публикации в еженедельном бюллетене и в течение 3-х месяцев третьи лица или заинтересованные лица могут подать возражение против регистрации обозначения в качестве товарного знака. Третьи лица могут подать возражения по абсолютным основаниям, а заинтересованные лица (к ним относятся правообладатели ранее зарегистрированных товарных знаков) могут подать возражение только по относительным основаниям. По результатам рассмотрения поступившего возражения Ведомство может:

- вынести решение о регистрации товарного знака; или

- вынести решение об отказе в регистрации товарного знака.

В последнем случае, если заявитель не согласен с вынесенным решением по возражению, заявитель может ходатайствовать о пересмотре дела. Подается заявление о повторном пересмотре и уплачивается пошлина. Пересмотром дела занимается специализированный отдел при Ведомстве – Совет по рассмотрению товарных знаков и судебных решений (TRAB).

6. Регистрация товарного знака. На данном этапе от Ведомства приходит решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака и выдается свидетельство на товарный знак.

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет с даты регистрации товарного знака в Реестре товарных знаков Китая. Для сравнения: срок исключительного права на товарный знак в РФ отсчитывается с даты приоритета.

Схема: Регистрация товарного знака в Китае по национальной процедуре

Что выбрать – регистрацию по Мадридской Системе или национальную регистрацию в Китае?

Выбор пути регистрации товарного знака в Китае зависит цели. Если необходимо зарегистрировать товарный знак одновременно в нескольких юрисдикциях, сэкономить время и деньги за счет единой пошлины в швейцарских франках, то предпочтительней выбирать вариант регистрации товарного знака в Китае по Мадридской Системе.

Однако, стоит учесть, что по Мадридской Системе сложнее в будущем привлечь третьих лиц за незаконное использование зарегистрированного товарного знака. Как показывает практика, при выявлении незаконного использования товарного знака на платформах электронной коммерции, такие как Taobao （淘宝）, Alibaba （阿里巴巴） или 1688.com, TMall （天猫）, JingDong （京东）, PingDuoDuo （拼多多） и подобных, юридические департаменты вышеуказанных платформ и суды не воспринимают регистрацию товарного знака по Мадридской Системе. Для блокирования предложений на этих платформах юридические департаменты требуют предоставить свидетельство о регистрации товарного знака, выданное именно Ведомством Китая (при регистрации по Мадридской системе свидетельство не выдается). В противном случае не удастся пресечь незаконное использование третьими лицами.

В данной ситуации есть выход из положения, но не многие осведомлены об этом. Правообладатель может подать заявление о выдаче свидетельства о регистрации товарного знака в Государственное управление по интеллектуальной собственности Китая, зарегистрированного по Мадридской системе. Срок рассмотрения и выдача такого свидетельства составляет от 1 до 3 месяцев. За предоставление данной услуги взимается пошлина Ведомства.

Если активно ведется коммерческая деятельность в Китае, то предпочтительней выбрать национальную регистрацию товарного знака, поскольку по национальной регистрации есть все законные основания пресечь незаконное использование товарного знака третьими лицами.

Преимущества и недостатки регистрации товарных знаков в Китае по каждой из систем приведены в сравнительной таблице.

Преимущества регистрации товарного знака в Китае по Мадридской Системе	Недостатки регистрации товарного знака в Китае по Мадридской Системе
+ Пошлины оплачиваются в единой валюте (Швейцарских франках)	– Свидетельство на товарный знак Ведомства Китая выдаётся только по письменному обращению правообладателя и за отдельную плату. Без свидетельства на товарный знак Ведомства Китая невозможно пресечь незаконное использование товарного знака на платформах электронной коммерции, таких как Taobao, Alibaba или 1688.com, TMall, JingDong, PingDuoDuo и подобных.
+ Средний срок регистрации составляет 6-7 мес.	– Первые 5 лет международная регистрация товарного знака в Китае находится в зависимости от базового товарного знака. Если прекратит охрану базовый товарный знак, то и международная регистрация тоже прекратит свое действие
+ Стоимость пошлин не зависит от количества товаров/услуг в классе МКТУ
+ Международная заявка подаётся на одном из трёх языков (английский, французский, испанский)

 

Преимущества национальной регистрации товарного знака в Китае	Недостатки национальной регистрации товарного знака в Китае
+ Легче пресечь незаконное использование товарного знака третьими лицами	– Регистрация товарного знака длится дольше (8-12 мес.)
+ Национальная регистрация товарного знака не зависит от заявки/регистрации в другой стране	– Если в классе МКТУ больше 10 товаров/услуг, то необходимо доплачивать пошлину за каждый товар/услугу
+ Выдается свидетельство на товарный знак	– Если заявка на товарный знак подана в отношении нескольких классов МКТУ и по одному из классов МКТУ найдены препятствия для регистрации, делопроизводство по заявке приостанавливается. Необходимо исключать однородные товары/услуги или отказываться от целого класса МКТУ
	– Делопроизводство по заявке ведётся полностью на китайском языке

Наша компания оказывает услуги по регистрации товарных знаков как по национальной системе, так и по Мадридской Системе в Китае. В случае возникновения вопросов по регистрации товарного знака в Китае или других юрисдикциях, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы. Для получения консультации, заполните форму обратной связи.